选择发明的创造性判断方法及其对策
专利法院2024.1.28.宣告2021那1787判决中确认的《专利法》第128条第4款损害金额的含义
下一代显示器“微型LED”技术——韩国居专利注册世界第一
韩国国际专利申请（PCT）持续增长30年
韩国首次进入欧洲专利申请前五名
技术霸权竞争时代，通过海外专利开辟突破口
C&S消息

选择发明的创造性判断方法及其对策 [大法院2024.5.30.宣告2021候10022判决]
辨理士 黃宇澤
辨理士 李熙廷
辨理士 尹炳勛

1. 概要
作为属于化学、医药等技术领域的特殊发明形式，对于在现有技术或公知技术中记载有上位概念,并且上述上位概念中包含的下位概念为构成要素的选择发明，在韩国以2021年为界，其创造性判断标准发生了改变。至2020年为止，对于选择发明的创造性判断由于下位概念包含在上位概念中的缘故（视作可以从先行文献中直接可识别出选择发明的存在的情况），不对构成的困难性给予判断而仅根据与在先发明相比具有显著效果来判断创造性。
 

然而，自2021年起，在判断选择发明的创造性时，与一般专利法中发明的创造性判断相同，“构成的困难性”也作为主要判断要件之一被采用，从而“构成的困难性”被认可，则不会否定创造性，但是，在对于是否属于“构成的困难性”的判断不明确的情况下，“发明的效果”可以作为区分是因为缺乏选择动机导致构成的困难的情况，还是仅为任意选择的情况的重要标志。即，如果“发明的效果”比在先发明显著，那么其可以成为推论构成的困难性的有力证据。
本文将探讨大法院最近关于确定选择发明的创造性的判决，并探讨未来撰写专利申请和授权无效时的对策。

2. 争议事项
本诉讼的争议点在于，将在有机电致发光元件（OLED）等中使用的关于电子元件用材料的化合物作为权利要求的专利发明因在先发明1、2的取代基和取代位置的选择而是否能认定其创造性。

3. 大法院2021候10022判决的判示事项
1）与此案有关的专利审判院和专利法院认为所述专利发明与在先发明1和2仅在取代基的取代位置不同，而其化合物的结构相同，没有对于将取代基取代到不同取代位置的否定性教导，并且难以判断所述专利发明的寿命和外部量子效率的效果与在先发明1、2相比具有显著的不同或量的差异，因此，否认了所述专利发明的创造性。

2）关于“构成的困难性”，大法院认为应综合考虑在先发明的化合物中是否存在优先或容易选择特定化合物或特定取代基的情况或动机或暗示，以及在先发明中具体记载的化合物与专利发明的结构相似性等，所述专利发明仅属于从在先发明1、2中无技术意义的任意选择的情况，因此，普通的技术人员可以容易地从在先发明1、2中导出所述专利发明。

3） 此外，关于“效果的显著性”，大法院认为，即使综合考虑专利发明说明书中记载的普通技术人员能够认识或推断出的效果及专利权人提交的附加实验数据，仍然无法认定该专利发明的“效果”相比于在先发明1、2具有显著的不同或量的差异。

4. 启示
专利厅、专利审判院和法院在适用2021年以后的选择发明的创造性判断标准，同时具体核实选择发明相比于在先发明是否具有构成的困难性和效果的显著性，因此，申请人（或专利权人）在选择发明的“专利申请说明书撰写时”，需要更加努力地体现其相对于其他发明在构成上的困难性和效果上的显著性。
 

1）发明选择发明的申请人（或专利权人）应当对相关的在先发明进行充分的检索，并基于检索结果，在专利申请说明书中努力地详细记载在先发明的化学式及其取代基范围内理论上可能包含的化合物的数量、从在先发明的化合物中难以选择的特定化合物或特定取代基的否定性启示等相关理由、以及在先发明中具体公开的化合物与专利发明在结构上的非相似性等。也就是说，有必要表明普通技术人员要从在先发明推导出专利发明需要经历大量试错过程。
 

2) 此外，在专利申请说明书中，通过对比专利发明与类似在先发明的效果，能够确认质的差异的具体内容或能够确认显著的量的差异的定量描述，有必要明确展示专利发明在质或量上具有显著的效果。
最后，在审查过程中或审判、裁判审理期间，在不超出专利申请说明书中记载内容范围的前提下，为了证明专利发明的效果的显著性，有必要并行提交附加的实验数据等努力。

专利法院2024.1.28.宣告2021那1787判决中确认的《专利法》第128条第4款损害金额的含义

律师/辨理士 李政远

在专利侵权诉讼中，最重要的争议之一是损害赔偿金额的计算。损害金额的计算是否公平和准确决定了专利权人的权利保护程度。最近，专利法院于2024年1月28日宣告2021那1787判决中，认可了在本领域具有突破性变化的赔偿金额计算方法。本期新闻将探讨该判决的意义及其对未来专利诉讼的影响。

1. 现行实务的局限：低估损害赔偿金
长期以来，在涉及医药品相关专利侵权诉讼中，损害赔偿金额的计算主要依靠国税厅的费用比率通知或韩国保健产业振兴院的资料。根据国税厅的资料，成品医药品的利润率约为14%，根据韩国保健产业振兴院的资料，
实际专利技术对企业利润的贡献被严重低估的倾向。尤其是在制药领域这个高附加值行业，存在这些程度的利润率并不能正确反映实际情况的诸多指责。

上市制药公司的营业利润率约为10%。这些数字具有实际专利技术对企业利润的贡献被严重低估的倾向。尤其是在制药领域这个高附加值行业，存在这些程度的利润率并不能正确反映实际情况的诸多指责。

2. 涉案判例的参考资料：利用韩国银行的企业经营分析数据
此次专利法院的判决为现有惯例带来了重大变化。法院不再依赖国税厅或产业振兴院的资料，而是采用韩国银行的企业经营分析数据作为依据，根据该数据，出口医药品的利润率约为40%，达到了原国税厅资料的约三倍。法院高度评价了韩国银行资料的可信度。该资料基于总计492,288家法人的国税厅法人税申报资料进行分析，并且考虑到分析主体和方法等，判断该数据具有一定程度的可信度。此举被认为是专利权人能够获得更为公平的赔偿的重要转折点。

3. 从“边际利润”到“贡献利润”，反映实际贡献度
此次判决的另一个重要点在于将“侵权人的利润”概念从“边际利润（marginal profit）”转变为“贡献利润（contribution margin）”。过去，主要以边际利润为基准，即从销售额中扣除直接变动成本后的金额。
然而，法院作出判示认为应将专利法第128条第4项中的“侵权人的利润”视为贡献利润。贡献利润可以是显示产品的销售对企业的实际利润的贡献程度的指标。边际利润只扣除直接变动成本，而贡献利润则扣除间接变动成本，能够更准确地反映利润的贡献度。

4. 实务意义：解决证据不足问题
在实务中，专利侵权损害金额计算的最大问题是难以直接通过证据计算“为制造和销售侵权产品而额外投入的费用”。此次判决提示了这一问题的解决方案。法院认为：“综合考虑其他证据和辩论整体的宗旨，如果认定侵权人实际获得的边际利润接近或者可能超过适用同行业可信统计数据的贡献利润率的计算”，则可以以该统计为基准来计算边际利润。这意味着在专利权人难以获取侵权人的内部资料的情况下，可以利用可信的行业统计。

5. 增加侵权人的举证责任
判决还在举证责任方面采取了有利于专利权人的立场。法院认为，如果专利权人的实际损失低于推定金额，那么由侵权人承担主张和证明这一事实的责任。这一观点重申了大法院于2008年3月27日的2005达75002判决和2022年4月28日的2021达310873判决的判决立场。这样一来，侵权人不仅要防御专利权人的损害赔偿请求，还需要积极证明专利权人的实际损失较少。这大大增加了侵权人的负担，并预计将有效遏制专利侵权行为。

6. 结论
专利法院的此次判决为专利侵权诉讼树立了新的里程碑。通过采用韩国银行的企业经营分析数据，适用了更为现实的利润率，并积极引入“贡献利润”概念，以反映专利技术的实际性贡献度。此外，提示了对于证据不足和举证责任问题，加强了对专利权人的保护。这并不是提高了特定案件的赔偿金额，而是预计会对整个专利诉讼产生影响。期待法院今后继续公正评估技术价值，作出保护创新的判决。

下一代显示器“微型LED”技术——韩国居专利注册世界第一

韩国在广泛应用于大屏幕电视和智能设备等多个领域的“微型LED”专利申请方面居于全球首位。根据专利厅对于在韩国、美国、中国、欧盟、日本等地注册的专利的分析结果，在过去10年中，微型LED的注册数量从540件增加到1045件，几乎增加了两倍，年均增长率达7.6%。

从授权人的国籍来看，韩国以23.2%（1567件）位居首位。专利数量较多的其次是日本占20.1%（1360件），中国占18.0%（1217件），美国占16.0%（1080件），欧盟占11.0%（750件）。

同一时期的年均增长率依次为中国（37.5%）、欧盟（10.0%）、台湾（9.9%）、韩国（4.4%）和美国（4.1%）。这表明韩国和中国之间的技术竞争将更加激烈。

专利厅表示，为了确保韩国的企业在继OLED之后，在微型LED技术上也能获得世界主导权，有必要持续开展微型LED芯片制造技术和转移工艺技术的研发。为此，专利厅将持续提供高质量的审查和相关的专利信息。

资料来源：韩国专利厅报道资料（2024-04-07）

韩国国际专利申请（PCT）持续增长30年

专利厅表示，2023年韩国企业的国际专利申请（PCT）同比增长1.2%，连续4年位居全球第四。

根据世界知识产权组织（WIPO）的统计，2023年韩国申请人的PCT专利申请、马德里商标申请和海牙外观设计申请均有所增加，反映了韩国企业持续的创新活动。

从PCT申请企业来看，三星电子（第二），LG电子（第六），LG新能源（第十七）等3家韩国企业进跻身前20名，推动了韩国专利申请量的增长。

资料来源：韩国专利厅报道资料（2024-03-22）

韩国首次进入欧洲专利申请前五名 

在欧洲专利厅（EPO）最近公布的《2023年专利指数（Patent Index 2023）》中，韩国首次跻身于向欧洲专利局申请专利的国家前五名。

韩国企业的专利申请量首次超过1.2万件,创历史新高，同比增幅达21%，增长率居第一。

在前十大企业中，韩国、美国和德国各有两家企业上榜，日本、中国、瑞典和荷兰各有一家企业。中国的华为排名第一，其次是三星、LG和高通。特别值得注意的是，三星的专利申请量达到4760件，同比增长了58.9%，在前十大企业中增长率第一。

从详细技术领域来看，韩国在包括二次电池的电气机械、设备和能源及半导体领域排名第二，在最近作为决定国家竞争力的重要技术而受到瞩目的相同领域中，显示出优于其他国家。特别是在半导体领域，韩国、美国和中国之间的核心技术竞争非常激烈。

资料来源：专利新闻（2024-03-26）

技术霸权竞争时代，通过海外专利开辟突破口

根据在专利领域的全球五大发达国家协议（IP5：韩国、美国、欧洲、日本、中国）共同发布的《IP5核心统计指标》资料，去年IP5国家受理的专利申请（包括本国申请）总计302万件，同比增长2.9%。

其中，韩国人在除韩国外的其他四个IP5国家的专利申请数量逐年增加，去年达到83,821件，同比增长9.4%。其中，在美国提交的申请为43,310件，占总数的51.7%；其次是中国占23.9%；欧洲占15%；日本占9.4%。

在海外获得专利授权的比例方面，韩国人也最高。去年，在美国和欧洲审查的韩国申请中，获得专利认可的比例分别为85%和78.1%，在IP5国家中最高，比排名第二的中国高出5%以上。

专利厅表示，在国家间技术竞争日益激烈的情况下，通过专利在海外获得独占权利对于企业的生存至关重要。专利厅将继续发掘各种支持措施，帮助韩国企业在海外建立严密的专利网络。

资料来源：韩国专利厅报道资料（2024-05-15）

C&S 新闻

参加2024 INTA年会

我所李義勳代表辨理士 、安弘柱合伙辨理士、李政远律师参加了今年5月18日（星期六）至22日（星期三）于美国亚特兰大举办的2024年INTA国际会议。我们与来自世界各国的辨理士及专家举行会议，分享了最新的知识产权问题及法律制度的变化，并建立了合作关系。