‘탈형 데크용 스페이서＇에 관한 진보성 판단 사례 [대법원 2024. 10. 8. 선고 2021후11216 판결]
명품 리폼 행위의 상표권 침해 여부 [특허법원 2024. 10. 28. 선고 2023나11283 판결]
한국의 LG, 글로벌 녹색 및 저탄소 특허 출원 1위 
대중소기업 상생 이끌어낸 ‘상표공존동의제’
한국, GDP 및 인구 대비 특허출원 세계 1위 달성
C&S 소식

‘탈형 데크용 스페이서＇에 관한 진보성 판단 사례 [대법원 2024. 10. 8. 선고 2021후11216 판결]

변리사 황우택 
변리사 안성수

1. 서론
특허무효를 다투는 심판이나 소송에서, 주요 쟁점은 특허발명의 진보성 구비 여부다. 이에 따라 특허발명에 대한 진보성 판단 법리는 다양하게 제시되고 있다. 
대표적인 진보성 판단기준은 (1) 선행기술들의 결합이 기술분야의 차이에 의해 기술적으로 곤란성이 있는지 여부(대법원 2012. 10. 25. 선고 2012후2067 판결)와, (2) 복수의 구성요소로 되어 있는 청구항이 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서 구성의 곤란성과 특유한 효과가 있는지 여부(대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3277 판결)와, (3) 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 통상의 기술자가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있는지 여부(대법원 2014. 5. 16. 선고 2012후115 판결)이며, (4) 상기 (2), (3)의 법리를 적용할 경우에는 공지기술에 부정적인 가르침이 있는지(대법원 2012. 10. 25. 선고 2012후2067 판결)와, 진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하고 있는지(대법원 2010. 7. 22. 선고 2008후3551 판결)에 유의해야 하는 것 등이 있다.
이번 기고문은 상기 대표적인 진보성 판단기준 중에서 특허법 제29조 제2항에서 정하는 ‘그 발명이 속하는 기술분야’와 상기 (3)의 여러 선행기술들을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단 등을 종합적으로 고려한 대법원 판결을 소개하고자 한다.

2. 쟁점사항
특허권자인 원고(상고인)는, 특허발명과 선행발명 1이 강판 탈형 데크플레이트 방식에 사용되는 스페이서로 거푸집 방식에 사용되는 인서트의 문제점(미관 저해, 작업 불편, 거푸집 합판 재사용 불가, 매립 부분의 이탈) 해결을 기술적 과제로 삼는 것이고, 선행발명 2는 거푸집 방식에 사용되는 스페이서이므로, 선행발명 1과 선행발명 2는 세부 기술분야에 있어서 차이가 있고, 또한 그 구성에 있어서 많은 차이가 있으므로, 통상의 기술자가 선행발명 1 및 2를 결합하는데 기술적 곤란성이 있을 뿐만 아니라 선행발명 1 및 2를 결합하더라도 특허발명을 용이하게 도출할 수 없다고 주장한다.
이에 대하여, 특허심판원은 제1항 및 제2항 특허발명이 선행발명 1 및 2에 의하여 진보성이 부정된다고 주장하는 등록무효심판에서 인용 심결을 하였고, 원심 역시 특허권자인 원고의 청구를 기각하는 선고를 하였다.

3. 대법원 판단
대법원은 독립항인 제1항 특허발명의 진보성이 부정된다고 판단한 원심이 법리를 오해하거나 대법원 판례를 위반하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다고 하면서 원심을 지지하였다.

가. 선행발명 1, 2와 특허발명이 속하는 기술분야 판단 
선행발명 1, 2의 스페이서와 제1항 특허발명의 스페이서는 모두 슬래브 공법으로 콘크리트를 성형하기 위한 산업분야에서 이용되는 기술이고, 철근(트러스거더)과 거푸집(데크플레이트) 사이에 배치되는 기술적 구성으로 콘크리트의 피복 두께를 확보하는 작용효과를 가지므로, 선행발명 1, 2와 제1항 특허발명은 동일한 기술분야에 속한다.

나. 여러 선행문헌을 인용한 진보성 판단(원심 판시 차이점 1 내지 4에 관하여)
① (원심 판시 차이점 1) 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 해당 기술분야의 발전경향 등을 고려하면, 특허발명의 출원 당시 통상의 기술자는 필요에 따라 거푸집 방식에 사용되는 스페이서나 탈형 데크플레이트 방식에 사용되는 스페이서를 선택적으로 적용할 수 있으므로, 통상의 기술자가 거푸집 방식에 사용되는 스페이서인 선행발명 2를 강판 탈형 데크플레이트 방식에 사용되는 스페이서에 적용하는 것이 기술적으로 곤란하다고 할 수 없다. 
② (원심 판시 차이점 2, 3) 인서트 기능이 포함된 스페이서는 특허발명의 출원 당시 거푸집 방식에 사용되는 스페이서를 비롯하여 스페이서 분야에서 널리 사용되던 주지관용기술이고, 선행발명 1에는 암나사를 구비함으로써 인서트 기능을 수행하는 합성수지재의 스페이서 몸체가 스페이서헤드에 인서트사출성형으로 결합되는 구성이 개시되어 있으므로, 통상의 기술자가 선행발명 2를 탈형 데크플레이트 방식에 사용되는 스페이서에 적용하기 위해 선행발명 1에 개시된 암나사, 인서트사출성형 및 합성수지재 구성을 선행발명 2에 결합하는 것이 기술적으로 어렵다고 할 수 없다. 또한, 선행발명 2에 선행발명 1의 위 구성요소를 결합하기 위해서 반드시 선행발명 2의 기본 몸체에 적지 않은 재료가 사용되어야 한다고 볼 근거는 없고, 선행발명 2에 선행발명 1의 위 구성요소를 도입하는 것이 선행발명 2의 기술적 의의를 상실하게 한다고 단정할 수 없으며, 그에 관한 부정적 교시가 있다고 보기도 어렵다.
③ (원심 판시 차이점 4) 선행발명 2의 지지요소 절곡부는 그 기본몸체와, 제1항 특허발명의 스페이서 헤드 보강편은 그 스페이서 몸체와 각각 결합 정도를 강하게 하여 이탈을 방지하는 구성요소이고, 선행발명 2의 지지요소 절곡부와 제1항 특허발명의 스페이서 헤드 보강편은 목적과 기능이 동일하므로, 선행발명 2의 지지요소 절곡부 형상을 제1항 특허발명의 스페이서 헤드 보강편 형상으로 변경하는 것은 통상의 창작범위 내에 있는 단순한 설계변경으로 볼 수 있다.

4. 시사점
대법원 판결은 (1) 제1항 특허발명과 선행발명들의 기술분야가 동일하고, (2) 선행발명 2에 선행발명 1의 구성요소를 도입하는 것이 선행발명 2의 기술적 의의를 상실하게 한다고 단정할 수 없고, 그에 관한 부정적 교시가 있다고 보기도 어렵다고 지적하면서 제1항 특허발명은 선행발명 1, 2의 결합발명에 의해 진보성이 부정된다고 판시하였다.
그러나, 선행발명 1의 강판 탈형 데크플레이트 방식에 사용되는 스페이서는 선행발명 2의 거푸집 방식에 사용되는 스페이서의 인서트의 문제점을 해결하기 위한 것이어서 상기 두 방식의 스페이서는 그 사용 목적과 기술적 과제 및 과제해결원리가 같다고 보기 어렵고, 각각의 방식에 따라 다른 구조적 특징을 가지고 있기 때문에 상호 대체하여 사용할 수 있다고 보기 어려움에 비추어 보면, 상기 스페이서의 목적, 기술적 구성, 작용효과의 면을 종합적으로 고려해 볼 경우(대법원 2003. 4. 25. 선고 2002후987 판결) 선행발명 1, 2의 결합발명이 제1항 특허발명과 동일한지와, 선행발명 2에 선행발명 1의 위 구성요소를 도입하는 것이 선행발명 2의 기술적 의의를 상실하지 않거나 부정적 교시가 없는지에 대한 충분한 심리가 이루어졌는지에 대한 의문이 든다.
또한, 선행발명 2의 지지요소 절곡부 형상을 스페이서 헤드 보강편 형상으로 용이하게 설계변경을 할 수 있는지에 대한 피고의 주장이 사후적 고찰에 해당하는 것은 아닌지도 의문이 든다.
따라서, 향후 이와 유사한 무효소송에서 변리사는 상기 의문스러운 부분과 관련하여 보다 구체적이고 세밀하게 대응할 필요가 있다고 보인다.

명품 리폼 행위의 상표권 침해 여부 [특허법원 2024. 10. 28. 선고 2023나11283 판결]

이정원 변호사/변리사

명품 제품을 수선해 만든 '리폼 제품'이 상표권을 침해한 것이라는 특허법원의 판단이 나왔다. ‘리폼’이란 사용 중이던 의류 등 제품을 완전히 새로운 디자인으로 수선하여 새로운 제품을 제작하는 것을 의미하며, ‘업사이클링’이라고도 한다. 그런데 일반 소비자들 사이에서 빈번하게 이루어지고 있는 리폼 행위가 상표권 침해라고 판단된 것에 관해 업계에서 상당한 논란이 벌어지고 있다. 이번 뉴스레터에서는 대상 판결의 의의와 향후 상표 분쟁에 미칠 영향을 살펴본다.

1. 기초 사실 관계
리폼업자 A는 2017년부터 소비자가 제품의 리폼을 의뢰하면 각 제품을 분해한 후 새로운 제품을 제작하여 의뢰자에게 다시 인도하는 방식으로 영업을 하고 있었다. 이에 루이비통 말레띠에는 2022년 2월 리폼업자 A를 상대로 자사 제품의 리폼 행위가 상표권을 침해한다는 이유로 손해배상을 청구하였다.

2. 1심의 판단(서울중앙지방법원 2023. 10. 12. 선고 2022가합513476 판결)
루이비통 말레띠에의 청구에 대하여 1심 법원은 리폼업자 A가 루이비통 말레띠에의 상표권을 침해하였다고 판단하였다. 먼저 법원은 리폼 제품 역시 상표법에서의 상품에 해당한다고 보았다. 즉, 상표법상 '상표의 사용'이란 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위이며, 이때 ‘상품’이란 그 자체가 교환가치를 가지고 독립된 상거래의 목적물이 되는 물품을 의미한다는 것이다.
한편, 리폼 제품의 원단에는 주지저명한 루이비통의 상표가 반복적으로 표시되고 있고 이러한 기법 역시 업계에서 흔히 사용되고 있어 상표가 매우 두드러진다는 점과 상당수의 리폼 제품이 원고의 제품과 상당히 유사한 점을 고려할 때 리폼 제품이 시장에 유통될 경우 제3자가 출처를 혼동할 가능성이 있으므로 피고의 행위는 상표권 침해 행위에 해당한다고 보았다.

3. 대상 판결의 판단과 근거
2심 법원인 특허법원 역시 1심과 마찬가지로 리폼업자 A의 행위가 상표권 침해행위에 해당한다고 판단하였다. 그 근거로 ① 상표법에서 말하는 상품에 해당하기 위하여 대량으로 생산되어야 하는 것은 아니고 계속성・반복가능성이 있는 경우 단지 1개만 생산되더라도 상품에 해당할 수 있다는 점, ② 리폼 제품에는 리폼 전에는 없던 원고의 로고가 표시된 여러 부품들이 새롭게 사용되었다는 점, ③ 리폼의 과정과 이 사건 리폼 전, 후 제품의 차이점 등을 종합하면, 피고는 리폼 전 제품과 비교할 때 제품의 개수, 크기, 용적, 모양, 형태, 기능 등이 현저히 다른 새로운 제품을 생산한 것으로 보이는 점, ④ 이 사건 리폼 제품의 경우 종전의 상태로 회복하는 것이 사실상 불가능한 반면, 단순한 수선 또는 장식의 경우 종전의 상태로 회복하는 것이 가능한 점, ⑤ 일반 수요자들이 원고의 제품으로 혼동할 만한 제품으로 리폼하는 것이 이 사건 리폼 영업의 수요를 창출하는 핵심적인 요소라는 점, ⑥ 일반 수요자들은 이러한 리폼 제품의 출처가 원고가 아니라 피고인 사실을 알기 어려운 점 등을 들었다.

4. 시사점(상표권 침해 여부를 결정하는 구체적 기준 제시)
특허법원은 지식재산권에 일반적으로 적용될 수 있는 권리소진원칙이 본 사안에서 적용될 수 없는 이유를 상세히 설명함으로써 유사한 방식의 업종에서 상표권 침해 발생을 사전에 방지할 수 있는 구체적 기준을 제시하였다. 이를 요약하면, ① 제품을 가공하는 정도가 새로운 제품을 제작하는 수준에 이르지 않을 것, ② 리폼 제품이 상표권자의 다른 제품들과 쉽게 구별될 수 있을 정도의 차이를 가질 것, ③ 리폼 업자가 의뢰인에 대해 재판매 금지에 관하여 고지하거나 약정할 것 등으로 정리할 수 있다.
관련 업계에서는 자신의 영업 방식이 특허법원이 제시한 기준을 준수하고 있는지 검토할 필요가 있으며, 가공의 정도가 높다고 보이는 경우 재가공 사실에 대해 적극적으로 고지하고 재판매 금지 약정 등을 통해 소비자들이 출처를 혼동하지 않도록 방지해야 할 필요가 있다.

5. 결론
온라인에서의 개인 간 거래가 활성화되면서 기존에는 예상할 수 없던 방식의 영업이 생겨나고 있으며, 그 파급력도 늘어나고 있다. 이에 따라 제품을 구입하여 가공한 후 재판매하는 방식의 영업이 지식재산 침해 논란을 일으키는 사안 역시 늘어나고 있다.
일반적인 소비자들의 입장에서 대상판결은 마치 새로운 영업방식을 가로막는 규제와 같이 보일 수 있지만 특허법원은 리폼업자의 행위가 상표권 침해에 해당하는 이유를 상세하게 열거하고 있으며, 그러한 기준에 따르면 본 사안의 리폼업자 A의 행위가 상표권 침해에 해당한다는 특허법원의 판단은 상표권의 본질적 기능과 이를 보호하려는 법적 취지를 충실히 반영한 합리적 결론이라 평가된다.

한국의 LG, 글로벌 녹색 및 저탄소 특허 출원 1위 

전 세계적으로 녹색 및 저탄소 기술의 특허 출원이 증가하고 있는 가운데, 최근 8년간 녹색 및 저탄소 특허 출원 건수를 분석한 결과, 한국의 LG가 세계 1위를 차지한 것으로 나타났다.  

최근 중국 국가지식산권(CNIPA)이 발표한 보고서에 따르면, 2016년부터 2023년까지 공개된 전 세계 녹색 및 저탄소 특허 출원 건수는 약 1,275,866건으로 연평균 4.7% 증가하였다. 그중 2023년의 특허 출원 건수는 약 193,184건으로 전년 대비 13.0% 증가하면서 비약적인 성장 추세를 보여주었다. 2016년부터 2023년까지 전 세계 녹색 및 저탄소 특허의 출원인 순위 분석에서는 한국의 LG가 일본의 토요타를 제치고 압도적 1위(38,534건)를 차지하였다.

한국지식재산연구원은 전 세계가 지속가능한목표(SDGs) 달성을 도모하고 있는 가운데, 한국 특허청(KIPO)은 최근 탄소 저감에 기여하는 녹색기술 특허의 우선심사 요건을 완화하는 등 기후위기를 극복하기 위한 적극적인 대응을 하고 있다고 밝혔다.

출처: 특허 뉴스(2024-09-23)

대중소기업 상생 이끌어낸 ‘상표공존동의제’

특허청은 상표법 개정에 따라 지난 5월부터 시행되고 있는 ‘상표공존동의제’가 성공적으로 안착하고 있다고 밝혔다.

선등록 상표권자가 동의하면 유사한 상표라도 등록이 가능하도록 하는 상표공존동의제 시행(’24. 5. 1) 후 지난 6개월 동안(’24. 5. 1~11. 6) 총 600여 건이 접수된 것으로 나타났다. 

㈜아이엠디티, 선등록 상표권자인 대기업과 공존동의 통해 상표등록에 성공한 이번 사례는 국내 스타트업이 외국계 대기업과 공존동의를 통해 상표권을 등록받음으로써 공존동의제도가 성공적으로 안착되고 있음을 보여주었고, 대기업과 중소기업 간 상생협력 사례로 의미가 크다고 할 수 있다.

출처: 대한민국 특허청 보도자료(2024-11-15)

한국, GDP 및 인구 대비 특허출원 세계 1위 달성

2023년 한국 거주자가 전 세계에서 국내총생산(GDP) 및 인구 대비 특허를 가장 많이 출원한 것으로 나타났다.

최근 세계지식재산기구(WIPO)가 발표한 보고서에 따르면, 한국은 GDP 1,000억 달러 당 7,309건의 거주자 특허 출원을 기록하며 세계 1위를 차지했다. 2위는 중국(4,875건), 3위는 일본(3,974건)으로 이는 한국이 경제 규모 대비 높은 혁신성과 기술 집중도를 보여주는 지표다.

전 세계 특허 출원 건수는 전년 대비 2.7% 증가해 약 335만 건을 돌파한 것으로 집계되었다. 특히 한국은 15,628건의 증가로 세계적 특허 증가율에 크게 기여했다.

WIPO가 발표한 이번 지표는 한국이 ‘특허 강국’을 넘어 ‘기술 초격차 선도국’으로 자리매김 했음을 의미하며, 글로벌 지식재산 경쟁의 중심에 서 있음을 보여준다.

출처: 특허뉴스(2024-11-28)

C&S 소식

변리사 영입 

특허법인 C&S는 새로운 변리사를 영입하여 다양한 분야의 업무 역량을 더욱 강화하게 되었습니다. 앞으로도 유능한 인재를 적극적으로 영입하여 전문적인 서비스를 제공하는 데에 더욱 힘쓰겠습니다.