* 在均等侵权中的“变更易行性判断时机”和“有意排除与否”的大法院判决介绍
* 修订后的《商标法》和《外观设计保护法》的主要内容及解说
* 以新颖性丧失例外规定适用的依据的现有外观设计为基础自由实施抗辩的可否
* 2022年度韩国专利、商标、外观设计申请趋势
* 韩国连续三年国际专利申请（PCT）世界第四！国际商标申请世界第十一！
* C&S 消息

• 在均等侵权中的“变更易行性判断时机”和“有意排除与否”的大法院判决介绍  _辨理士 黃宇澤

最近，大法院（2023年2月2日宣告，2022后10210判决）明确提出了期间双方当事人之间争执较多的均等侵权中“变更易行性判断时机”和“有意排除与否”的判断标准。

[均等侵权中的变更易行性判断时机]
为了判断专利发明与被比较的确认对象发明属于专利发明的权利范围，专利发明的权利要求书中记载的各构成要素及其构成要素之间的有机耦合关系必须包括在确认对象发明之中。
另外，虽然专利的保护范围是由权利要求书中记载的内容决定的（《专利法》第97条），但是即使权利要求书的构成要素和侵权对象产品等的对应构成在字面上不完全相同，但只要被判定为存在互相均等的关系时，将其视为属于保护范围并认定侵权，其原因在于申请人在记载权利要求书时，存在字面上的限制，但忽视试图通过微小的变更来规避专利侵权的行为，无法实质性地保护专利权。考虑到如上所述的均等侵权认定的宗旨，即使在专利发明申请后直至侵权时期间被公告的资料，将其参考于构成变更的易行性判断认为是妥当的。
考虑到这种制度的宗旨，在权利范围确认审判中，在确认对象发明中，专利发明的权利要求书中记载的构成中存在变更的部分时，可以以审决时为基准，参考专利发明申请后直至被公告的资料，来判断这样的变化是否是普通技术人员都可以容易想到的程度被看作是妥当的。

[申请过程中的“权利要求书缩减“以及“有意排除与否”]
在专利发明的申请过程中，除了考虑说明书外还应考虑从申请直至专利授权为止，专利厅审查员提出的意见以及申请人在申请过程中提交的补正书和意见书等中所体现的申请人的意图、补正理由等来判断哪些构成被有意地排除在权利要求书之外。
因此，不是仅凭申请过程中构成了“权利要求书缩减”的理由就可以对缩减前的构成和缩减后的构成进行比较从而判定其间存在的所有构成都被有意地排除在权利要求书之外，而是综合考虑出现在申请过程中的多种情况，其包括以规避驳回理由通知书中提出的现有技术的目的，缩减排除在其现有技术中出现的构成要素的情况等的补正理由，如果可以认定存在申请人在权利要求书中排除某些构成的意图，则可以认定有意排除。

• 修订后的《商标法》和《外观设计保护法》的主要内容及解说  _律师 / 辨理士 李政远

1. 修订后的《商标法》和《外观设计保护法》的实施
随着2022年修订后的《商标法》（法律第18817号，2023年2月4日实施）和《外观设计保护法》（法律第18886号）的修订内容最近全部被实施，产生了与商标和外观设计制度相关的有意义的变化。以下将介绍修订法的主要内容。

2. 修订后的《商标法》的内容
(1) 扩大商标使用行为(2022年8月4日实施)
虽然存在在线上展示商标或者通过线上单方面的进行下载方式的各种数字产品的流通，但在旧商标法中，将商标的使用行为规定为“将在商品或商品包装上标注商标的进行转让或交付，或出于转让或交付的目的进行展览、出口或进口的行为”，因此存在不确定线上的商标使用是否被囊括其中的问题。

因此，在修订后的商标法中，在现有的传统类型上明文规定了对线上和数字产品的商标标识行为属于商标使用行为（《商标法》第2条第1款第11号2项）。由此，在商标未使用取消审判和未经授权使用他人商标所造成的损害赔偿请求诉讼等中，商标使用的认定范围被扩大从而强化了对权利人的保护。

(2)引入再审查请求制度(2023年2月4日 实施)
在旧商标法中，申请人收到商标注册驳回决定时，除了驳回决定不服审判请求之外，没有其他的应对办法。但是，在修订后的《商标法》中，引入了商标再审查请求制度，使得申请人可以对商标注册驳回决定请求再审查（《商标法》第55条第2款）。收到商标注册驳回决定的申请人可以在自收到驳回决定之日起3个月内（根据第17条第1款延长根据第116条的期限情况为其延长的期限）对驳回决定的指定商品或商标进行补正，然后提出有关该商标注册申请的再审查。但是，请求再审查时，如果存在已经依据再审查的驳回决定或有驳回决定不服审判请求的情况，则无法请求再审查。另外，请求再审查时，与请求驳回决定不服审判的情况相比，减少了每个类的22万韩币的费用负担。

(3)引入部分驳回制度(2023年2月4日实施)
旧商标法规定，即使商标注册申请时仅在部分指定商品中存在驳回理由，但申请人未解决驳回理由的情况下，没有驳回理由的商品也都被驳回决定。修订后的《商标法》引入了部分驳回制度，使得在商标注册申请书中记载的指定商品中仅对部分商品存在驳回理由时，其余指定商品仍可以获得商标注册（《商标法》 第57条、第68条、第87条）。

本制度的适用对象为实施日为2023年2月4日后提交的商标注册申请。此外，在原有制度下，如果请求驳回决定不服审判时，将会对全部指定商品类别征收审判费用，但在修订后，只需对存在驳回理由的指定商品类别支付审判费用。因此，从申请人的角度来看，在部分指定商品被驳回的情况以及请求不服申诉的情况下都可以达到减少相关对应费用。

3. 修订后的《外观设计保护法》的内容
2022年6月10日修订并实施的《外观设计保护法》中，将外观设计权侵权罪从须有权利人的起诉才可以提起公诉的亲告罪，改为了根据受害人的明示的意愿而不可提起公诉的“反意愿不罚罪”（《外观设计保护法》第220条第2款）。在亲告罪的情况，自受害人知道犯人之日起超过6个月后不得起诉，因此在确认侵权事实后，为了主张侵权的检讨过程中存在超过期限的问题（《刑事诉讼法》 第230条）。由此，导致了即使侵权事实不明确也因为要遵守起诉期限而滥发起诉的问题。此外，在调查机关的立场上，没有权利人的起诉时无法进行调查，所以存在确认权利人的诉讼意愿之前难以进行积极地调查的难处，从而导致了无法成为对权利人保护具有时效性的手段的问题。

对此，修订后的《外观设计保护法》将外观设计权侵权罪规定为在没有起诉的情况下也可以开展和进行调查的“反意愿不罚罪”，从而进一步强化了对权利人的保护。修订后的《外观设计保护法》的内容适用于法律实施后发生或仍在进行中的违法行为（各附则第1条、第2条）。

4. 结语
伴随本修订后的《商标法》和《外观设计保护法》的全部实施，引入了对于权利获取和权利行使带来方便的多个制度。特别是通过修订后的《商标法》的部分拒绝制度，即使驳回理由非常简单，申请人也不会遭遇整个申请被驳回，而是可以在可注册范围内确保商标权，并可以通过再审查请求制度替代驳回决定不服审判请求，以相对简单的程序应对驳回决定。通过谋求权利人方便而引入各种制度，期待韩国国内知识产权的运用更加活跃。

• 以新颖性丧失例外规定适用的依据的现有外观设计为基础自由实施抗辩的可否(大法院 2023年2月23日 宣告 2021后10473 权利范围确认(迪))  _律师 / 辨理士 李政远

 1. 概述
最近大法院判决，公知外观设计属于新颖性丧失例外规定时，不能以新颖性丧失例外规定适用的现有外观设计为基础提出自由实施外观设计的主张。这与专利法院的立场相反，因此，将通过各法院的立场和依据来探讨对于新颖性丧失的例外和自由实施外观设计的含义。
 
2. 专利法院的立场 （2022许5412）
原告以被告为对象主张“确认对象外观设计属于本案注册外观设计的权利范围”，并请求了积极的权利范围确认审判，但专利审判员做出驳回审判请求的审决后，原告请求了撤销上述审决。
 
之后，专利法院判断，关于适用现有外观设计2的产品拍摄了照片并在此案注册外观设计的申请前以文件形式发送给第三方，这在没有特殊理由的情况下视为属于公知的外观设计，同时，允许被告基于现有外观设计2的自由实施外观设计抗辩，并且确认对象外观设计不属于注册外观设计的权利范围。
 
专利法院举出了作出这种结论的依据是，①新颖性丧失例外规定在“外观设计注册的要求”判断中，明示了公知外观设计不被视为公知的；②新颖性丧失例外规定判断授权与否时，应考虑“在不损害第三方权益的范围内”；③自由实现外观设计的法理只将对比对象分为公知外观设计和确认对象外观设计，而不考虑“与注册外观设计的关系”；④如果在交易过程中违背目的不正当地公开外观设计时，可以根据反不正当竞争及商业秘密保护的相关法律等受到保护。
 
3. 大法院的立场（2021后10473）
大法院同样认为此案的争议在于是否可以以新颖性丧失例外规定适用的依据的现有外观设计为基础提出自由实施外观设计主张，同时认为以新颖性丧失例外规定适用的依据的公知外观设计或者根据其组合容易被实施的外观设计是任何人都可以利用并以存在于公共领域为前提的自由实施外观设计的主张是不被允许的，并撤销原审判决发回重审。
 
大法院对此举出以下依据，①在认可新颖性丧失的例外的立法判决的前提下，为了谋求第三方与有获得注册外观设计的权利拥有者之间的利益平衡，对于适用接受新颖性丧失例外规定所需要遵守的时间和程序要求进行了规定，即使适用接受新颖性丧失例外规定，申请日本身也将不具有追溯力；②与公知外观设计和确认对象外观设计对比的自由实施外观设计的法理是基于公共领域的外观设计应该是任何人都可以利用的理念，但不能断定以新颖性丧失例外规定适用依据的公知外观设计在公共领域；③对公知外观设计没有做出其他的创造性贡献的第三方赋予无偿的实施权限从而产生对第三方的保护优先于注册外观设计权利人的权利之上的不利后果。
 
4. 结语
自专利法院的判决后，关于新颖性丧失的例外和自由实施设计的含义解释出现了许多争议。但是，通过此次大法院的判决确立了，可获得外观设计授权的人根据新颖性丧失的例外获得了外观设计授权时，成为其依据的公知外观设计不再被视为属于自由实施的领域的原则。 
 
在判例上被认可的自由实施的法理优先于明文认可的公知例外主张得到适用，可能会具有过度限制权利人的权利的不合理的结论。在这一点上，大法院的判断在对权利人的权利保护上确立了积极的立场和明确的标准是非常可取的。

• 2022年度韩国专利、商标、外观设计申请趋势

韩国专利厅发布了2022年度韩国专利、商标、外观设计申请的暂定趋势。
受全世界物价上涨导致的经济衰退影响，2022年韩国专利申请维持在上一年水平，但商标和外观设计申请出现大幅下降。
首先，专利申请维持上一年水平的237，000件。
从各技术领域类别的韩国本国人专利申请来看，以半导体（△18.3%）、电子商务（△7.5%）、电子（数字）通信（△5.8%）等尖端技术技领域为中心的申请增加，土木工程（▽17.1%）和口罩等其他消耗材料（▽16.1%）领域的申请减少。特别是韩国本国人的尖端技术领域的申请增加是在美•中技术霸权竞争的大框架下，韩国企业自身为确保半导体•电子（数字）•通信等尖端•主力产业领域的供应链而进行的战略性知识产权管理的结果。
另一方面，2022年国际专利申请（PCT申请）与上一年相比增长6.8%，共22，000件 ，这高于五年间 (2018~2022)的平均增长率(6.6%)。特别是在中小企业方面，韩国国内专利申请与上一年持平，但在经济不景气的情况下韩国国内专利申请也没有萎缩，并且为了通过技术开发进军海外市场，国际专利申请量增加了13%。
从2022年韩国专利申请的国家类别与上一年相比的增减状况来看，美国（△14%）、欧洲（△3.9%）呈现出了上升的同时，中国（▽0.1%）和日本（▽2.2%）呈现出了下降。特别是考虑到为了确保尖端技术的国家间的竞争愈演愈烈的状况，美国对于半导体以及尖端技术领域的申请呈现出了大幅增加。
其次，商标申请与上一年相比下降了8%，为325，000件。 
韩国本国人的商标申请在期间反映出商标申请的过多情况，与上一年相比下降10%，为290，000件，国际申请增长了13%，为35，000件， 。最后，外观设计申请量与上一年相比下降了12%，为60，000件。 
韩国本国人的外观设计申请与上一年相比下降12%，为57，000件，国际申请下降7%，为3，000件。 

 原文出处：韩国专利局新闻稿等 (2023-01-30)

• 韩国连续三年国际专利申请（PCT）世界第四！国际商标申请世界第十一！

2022年，根据世界知识产权组织（WIPO），以三星电子、LG电子等为中心的国际专利申请（PCT）与上一年相比增加了6.8%，为2.2万件，连续3年位居世界第4位。
尤其是，尽管面临由于综合经济危机产生的困难，但韩国与上一年相比，国际专利申请（PCT）的增长率在主要的前10个国家中呈现出最高（6.2%）。美国与上一年相比下降0.6%，中国、日本和德国分别增长0.6%、0.1%和1.5%。
2022年，全世界国际专利申请（PCT）为278，000件，与上一年相比增长0.3%，中国申请了70，000件，连续4年位居世界第一。在国际专利申请前10的企业中，三星电子（第2位）、LG电子（第9位）2家企业囊括其中，因此韩国可以称得上是国际专利申请强国。
另一方面，2022年全世界国际商标申请（马德里申请）件数约为69，000件，与上一年相比下降6.1%（为2009年以来的最大降幅），但韩国企业的申请反而有所增加。
韩国2022年的国际商标申请件数为2000件，为全世界第11位的规模，其增长率为“2019年，9%”、“2020年，13%”、“2021年，24%”、“2022年，2.1%”，与全世界国际商标申请增加率相比属于较高水平。 

原文出处： 韩国专利局新闻稿 (2023-03-02)

C&S 消息

• 54周年诞辰纪念日活动 （2023年02月24日)

特许法人C&S在过去的02月24日迎来了创立54周年！
此次活动不仅带来了庆祝成立纪念的时间，而且推动了全体职员对C&S的发展。同时，我们对长期工作职员进行了表彰（30周年2人、20周年1人、10周年16人）并举行了晋升者任命仪式，最后以抽奖结束了活动度过了一段愉快的祝贺时刻。

• 聘请辨理士

 C&S 特许法人通过招聘电子和机械领域的辨理士进一步增强业务能力，今后，我们将积极引进优秀人才，为专业服务作出进一步努力。