선택발명의 진보성 판단방법과 그 대응방안 
특허법원 2024. 1. 28. 선고 2021나1787 판결에서 확인한 「특허법」 제128조 제4항 손해액의 의미
차세대 디스플레이, ‘마이크로 LED’ 기술 - 한국이 특허등록 세계 1위
한국, 국제특허출원(PCT) 30년간 지속 증가
한국, 유럽특허출원 TOP5 첫 진입
기술패권 경쟁 시대, 해외 특허로 돌파구 마련
C&S 소식

선택발명의 진보성 판단방법과 그 대응방안 [대법원 2024. 5. 30. 선고 2021후10022 판결]

황우택 변리사
이희정 변리사
윤병훈 변리사

1. 개요
화학, 의약 등의 기술분야에 속하는 특수한 발명의 형태로서, 선행기술 또는 공지기술에 상위개념이 기재되어 있고, 상기 상위개념에 포함되는 하위개념을 구성요소로 하는 선택발명에 대하여, 우리나라에서는 2021년도를 경계로 진보성 판단 기준이 바뀌었다. 2020년도까지 선택발명에 대한 진보성 판단은 하위개념이 상위개념에 포함된다(선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우로 간주됨)는 이유로 구성의 곤란성에 대한 판단 없이 오로지 선행발명에 비하여 효과의 현저성만으로 진보성을 판단하였다.
 

그러나, 2021년도부터는 선택발명에 대한 진보성 판단 시에도 일반적인 특허법상 발명의 진보성 판단과 같이 ‘구성의 곤란성’도 주요 판단요건으로 채택되어 ‘구성의 곤란성’이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다. 하지만, ‘구성의 곤란성’ 여부에 대한 판단이 불분명한 경우에, ‘발명의 효과’는 선택의 동기가 없어 구성이 곤란한 경우인지 임의의 선택에 불과한 경우인지를 구별할 수 있는 중요한 표지가 될 수 있다. 즉, ‘발명의 효과’가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료로 사용될 수 있다.
 

이번 기고문에서는 선택발명의 진보성 판단에 대한 최근의 대법원 판결을 살펴보고, 향후 특허출원서 작성 및 등록무효 시의 대응방안에 대해 살펴보고자 한다.

2. 쟁점사항
이 사건 소송의 주요 쟁점사항은 유기 전계발광 소자(OLED) 등에서 사용되는 전자 소자용 재료에 관한 화합물을 청구범위로 하는 특허발명이 선행발명 1, 2의 치환기와 치환 위치의 선택에 의하여 그 진보성이 인정되는지다.

3. 대법원 2021후10022 판결 판시사항
가. 이 사건과 관련된 특허심판원과 특허법원은 상기 특허발명이 선행발명 1, 2와 치환기의 치환 위치만 다를 뿐 화합물의 구조가 같으며, 치환기를 다른 치환위치로 치환시키는 것에 대한 부정적인 교시가 없고, 상기 특허발명의 수명 및 외부 양자 효율의 효과가 선행발명 1, 2와 대비하여 이질적이거나 양적으로 현저하다고 단정하기 어렵다고 판단하면서, 상기 특허발명의 진보성을 부정하였다.
 

나. ‘구성의 곤란성’과 관련하여, 대법원은 선행발명의 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 하며, 상기 특허발명은 선행발명 1, 2로부터 기술적 의의가 없는 임의의 선택에 불과한 경우에 해당되므로, 통상의 기술자가 선행발명 1, 2로부터 상기 특허발명을 쉽게 도출할 수 있다고 판단하였다.
 

다. 또한, ‘효과의 현저성’과 관련하여, 대법원은 상기 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과와 특허권자가 제출한 추가적인 실험 자료를 종합적으로 살펴보더라도, 상기 특허발명의 ‘효과’는 선행발명 1, 2의 효과에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가진다고 볼 수 없다고 판단하였다.

4. 시사점
특허청, 특허심판원, 법원은 2021년도 이후의 선택발명의 진보성 판단 기준을 적용하면서도 선택발명이 선행발명에 비하여 구성의 곤란성과 효과의 현저성을 갖는지에 대해 구체적으로 확인하고 있는 것으로 보여지므로, 출원인(또는 특허권자)은 선택발명의 ‘특허출원 명세서 작성 시’에는 다른 발명에 비하여 구성의 곤란성과 효과의 현저성을 나타내기 위한 많은 노력을 기울여야 할 것으로 보인다.
 

가. 선택발명을 발명한 출원인(또는 특허권자)은 ‘관련된 선행발명에 대해 검색을 충실히 수행해야 하고, 상기 검색결과를 바탕으로 특허출원 명세서에 선행발명의 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 선행발명의 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 쉽게 선택할 수 없는 부정적 교시 등과 관련된 이유와 선행발명에 구체적으로 개시된 화합물과 특허발명의 구조적 비유사성 등을 구체적으로 기재하려고 노력해야 할 것으로 보인다. 즉, 통상의 기술자는 선행발명으로부터 특허발명에 도달하기 위해서는 수많은 시행착오를 거쳐야 함을 나타낼 필요가 있다.
 

나. 또한, 특허출원 명세서에 특허발명과 유사한 선행발명과의 효과를 대비하고, 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재를 통하여 가능한 특허발명이 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 갖고 있음을 명확하게 나타내기 위하여 노력해야 할 것이다.
 

또한, 심사 과정 또는 심판, 재판 심리 중에 특허출원 명세서 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 특허발명의 효과의 현저성을 입증하기 위한 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 노력도 병행할 필요가 있다. 

특허법원 2024. 1. 28. 선고 2021나1787 판결에서 확인한 「특허법」 제128조 제4항 손해액의 의미
이정원 변호사/변리사

특허침해 소송에서 가장 중요한 쟁점 중 하나는 바로 손해배상액의 산정이다. 얼마나 정확하고 공정하게 손해액을 산정하느냐에 따라 특허권자의 권리 보호 정도가 결정되기 때문이다. 최근 특허법원 2024년 1월 28일 선고 2021나1787 판결은 이 분야에 획기적인 변화를 보여주는 내용의 손해액 산정방식을 인정하였다. 이번 뉴스레터에서는 대상 판결의 의의와 향후 특허 소송에 미칠 영향을 살펴본다.

1. 기존 실무의 한계: 과소평가된 손해배상액
그동안 의약품 관련 특허침해 소송에서 손해배상액 산정은 주로 국세청 경비율 고시나 한국보건산업진흥원의 자료에 의존해 왔다. 국세청 자료에 따르면 완제품 의약품의 이익률은 약 14%, 한국보건산업진흥원 자료에 따르면 상장 제약기업의 영업이익률은 10% 내외로 나타났다. 이러한 수치는 실제 특허 기술이 기업 이익에 기여하는 바가 크게 과소평가되는 경향이 있었다. 특히 고부가가치 산업인 제약 분야에서 이 정도의 이익률은 현실을 제대로 반영하지 못한다는 지적이 많았다.

2. 대상 판례에서의 참고자료: 한국은행 기업경영분석 데이터의 활용
이번 특허법원 판결은 기존 관행에 큰 변화를 가져왔다. 법원은 국세청이나 산업진흥원 자료 대신 한국은행의 기업경영분석 데이터를 근거로 삼았는데, 이 데이터에 따르면 수출의약품의 이익률은 무려 40% 내외로, 기존 국세청 자료의 약 3배에 달한다. 법원은 한국은행 자료의 신뢰성을 높이 평가했다. 해당 자료는 총 492,288개 법인의 국세청 법인세 신고자료에 기초하여 분석되었고, 분석 주체와 방법 등을 고려할 때 어느 정도 신뢰성이 있다고 판단한 것이다. 이는 특허권자에게 더 공정한 배상을 가능하게 하는 중요한 전환점으로 평가된다.

3. '한계이익'에서 '공헌이익'으로 실질적 기여도 반영
이번 판결의 또 다른 중요한 점은 '침해자의 이익' 개념을 '한계이익(marginal profit)'에서 '공헌이익(contribution margin)'으로 전환한 것이다. 기존에는 주로 한계이익, 즉 매출액에서 직접 변동비를 공제한 금액을 기준으로 삼았다.
그러나 법원은 특허법 제128조 제4항의 '침해자의 이익'을 공헌이익으로 보아야 한다고 판시했다. 공헌이익은 제품의 매출이 실제 기업의 이익에 얼마나 기여했는지를 보여주는 지표라고 할 수 있다. 한계이익이 직접 변동비만 공제하는 반면, 공헌이익은 간접 변동비도 공제하여 더 정확한 이익 기여도를 반영할 수 있는 것이다.

4. 실무적 의의: 증거 부족 문제의 해결
실무상 특허침해 손해액 산정의 가장 큰 문제는 '침해제품의 제조·판매를 위해 추가로 투입된 비용'을 직접 증거로 산정하기 어렵다는 점이었다. 이번 판결은 이 문제에 대한 해법을 제시했다. 법원은 "다른 증거와 변론 전체의 취지를 종합하여 침해자가 실제로 얻은 한계이익이 동종 업계의 신뢰성 있는 통계에 의한 공헌이익률을 적용하여 산출되는 것과 유사하거나 이를 초과할 여지가 있다는 점이 인정되는 경우"에는 그 통계를 기준으로 한계이익을 산정할 수 있다고 보았다. 특허권자가 침해자의 내부 자료에 접근하기 어려운 상황에서, 신뢰성 있는 업계 통계를 활용할 수 있게 된 것이다.

5. 침해자의 입증책임 가중
판결은 또한 입증책임 면에서도 특허권자에게 유리한 입장을 취했다. 만약 특허권자의 실제 손해가 추정된 금액보다 적다면, 그 사실을 주장하고 증명할 책임은 침해자에게 있다고 보았다. 이는 대법원 2008년 3월 27일 선고 2005다75002 판결, 2022년 4월 28일 선고 2021다310873 판결의 입장을 재확인한 것이다. 이로써 침해자는 단순히 특허권자의 손해배상 청구를 방어하는 것을 넘어, 적극적으로 특허권자의 실제 손해가 적다는 점을 입증해야 한다. 이는 침해자의 부담을 크게 증가시키며, 결과적으로 특허 침해를 억제하는 효과를 가져올 것으로 평가된다.

6. 결론
특허법원의 이번 판결은 특허침해 소송의 새로운 이정표를 세웠다. 한국은행의 기업경영분석 데이터를 활용하여 더 현실적인 이익률을 적용하고, '공헌이익' 개념을 적극적으로 도입하여 특허 기술의 실질적 기여도를 반영했다. 또한 증거 부족 문제와 입증책임 문제에 대한 해법을 제시함으로써, 특허권자의 권리 보호를 강화했다. 이는 단순히 특정 사건의 배상액을 높인 것이 아니라, 특허 소송 전반에 영향을 미칠 것으로 보인다. 우리 법원이 앞으로도 기술의 가치를 정당하게 평가하고, 혁신을 보호하는 판결을 내리기를 기대한다.

차세대 디스플레이, ‘마이크로 LED’ 기술 - 한국이 특허등록 세계 1위

대형 TV와 스마트기기 등 다양한 분야에 활용 가능한 ‘마이크로 LED’ 특허를 한국이 제일 많이 출원한 것으로 나타났다. 특허청에 따르면 한국·미국·중국·유럽연합·일본 등에 등록한 특허를 분석한 결과 최근 10년간 마이크로 LED 등록건수가 540건에서 1,045건으로 두 배 가까이 증가해 연평균 증가율 7.6%를 기록했다.

등록인 국적을 살펴보면 한국이 23.2%(1,567건)로 가장 많았다. 일본 20.1%(1,360건), 중국 18.0%(1,217건), 미국 16.0%(1,080건), 유럽연합 11.0%(750건) 순으로 특허수가 많았다. 

또 같은 기간 연평균 증가율은 중국(37.5%), 유럽연합(10.0%), 대만(9.9%), 한국(4.4%), 미국(4.1%) 순으로 나타났다. 한국과 중국 간의 기술 경쟁이 한층 더 치열해질 전망이다. 

특허청은 우리 기업이 OLED에 이어 마이크로 LED 기술에서도 세계 주도권을 확보하기 위해서는 마이크로 LED 칩의 제조기술과 전사공정 기술에 대한 연구개발을 지속할 필요가 있으며 이를 위해 특허청은 고품질의 심사와 관련해 특허 정보를 지속적으로 제공해 나갈 것이라고 밝혔다.

출처: 대한민국 특허청 보도자료(2024-04-07)

한국, 국제특허출원(PCT) 30년간 지속 증가

특허청은 2023년 국내 기업의 국제특허출원(PCT)이 전년대비 1.2% 증가해 4년 연속 세계 4위를 차지했다고 밝혔다.

세계지식재산기구(WIPO)의 통계에 따르면, 2023년 한국 출원인의 PCT 특허출원, 마드리드 상표출원, 헤이그 디자인출원은 모두 증가해 우리기업의 지속적인 혁신활동을 입증하였다.

PCT 다출원 기업을 살펴보면 삼성전자 2위, LG전자 6위, LG에너지솔루션 17위 등 국내 기업 3곳이 상위 20개 출원인에 포함돼 한국의 출원량 증가를 견인했다.

출처: 대한민국 특허청 보도자료(2024-03-22)

한국, 유럽특허출원 TOP5 첫 진입

특허청은 유럽특허청(EPO)이 최근 발표한 ‘특허지수 2023(Patent Index 2023)’에서 지난해 유럽특허청에 출원한 국가들 중 우리나라가 사상 최초로 상위 5개국에 포함됐다고 밝혔다.

우리 기업의 특허출원건도 처음으로 1.2만건을 넘어 역대 최고를 기록했고, 전년대비 증가율도 21%로 1위를 달성했다. 

상위 10개 기업에는 우리나라, 미국, 독일에서 각각 2개 기업이, 일본, 중국, 스웨덴, 네덜란드 등에서 각각 1개 기업이 포함됐다. 중국의 화웨이가 1위를 차지한 가운데, 삼성, LG, 퀄컴이 그 뒤를 이었다. 특히, 삼성은 전년대비 58.9% 증가한 4,760건을 출원해 상위 10개 기업 중 출원 증가율 1위를 기록했다.

세부기술별로 보면 우리나라는 이차전지 등을 포함하는 전기기계·장치·에너지, 반도체 분야에서 2위를 차지해 최근 국가경쟁력을 좌우하는 중요기술로 주목받고 있는 동 분야들에서 다른 나라들에 비해 우위를 보인 것으로 조사됐다. 특히 반도체 분야에서는 핵심기술 선점을 위한 한국, 미국, 중국 간 경쟁이 치열한 것으로 나타났다. 

출처: 특허뉴스(2024-03-26)

기술패권 경쟁 시대, 해외 특허로 돌파구 마련

특허분야 5대 선진국 협의체인 IP5(한국, 미국, 유럽, 일본, 중국)가 공동 발표한 ‘IP5핵심 통계지표’ 자료에 따르면 지난해 IP5 국가에 접수된 특허출원(자국출원 포함)은 총 302만건으로 전년 대비 2.9% 증가했다. 

이 중 한국인이 우리나라를 제외한 나머지 4개국에 출원한 건수는 매년 꾸준히 증가해 지난해에는 8만3821건으로 전년 대비 9.4%가 증가했다. 미국에 접수된 출원이 4만3310건으로 절반 이상(51.7%)을 차지했고 이어 중국 23.9%, 유럽 15%, 일본 9.4% 순으로 나타났다. 

해외에서 특허 등록된 비율도 한국인이 가장 높았다. 지난해 미국, 유럽에서 심사된 한국인의 출원 중 특허로 인정받은 건의 비율은 각 85%, 78.1%로 IP5 국가별 특허출원 중 가장 높았으며 2위인 중국과도 5%p 이상 차이를 보였다. 

특허청은 국가 간 기술경쟁이 날로 격해지는 상황에 특허를 통해 해외에서 독점적 권리를 확보하는 것은 기업의 생존과 직결되며, 우리 기업이 해외에서 촘촘한 특허망을 갖출 수 있도록 다양한 지원책을 발굴해 나갈 것이라고 밝혔다. 

출처: 대한민국 특허청 보도자료(2024-05-15)

C&S 소식
2024 INTA 국제 회의 참석 

지난 5월 18일(토)~22일(수)에 미국 애틀란타에서 개최된 2024 INTA 국제회의에 당 법인은 이의훈 대표변리사, 안홍주 파트너변리사, 이정원 변호사가 참가하였습니다. 세계 각국의 변리사 및 전문가들과 미팅을 가지며 최신 IP 이슈 및 법 제도 변화를 공유하며 협력을 맺는 시간을 가졌습니다.