•  균등 침해에 있어서 '변경용이성 판단 시점' 과 '의식적 제외 여부'에 대한 대법원 판결 소개
•  개정 상표법 및 디자인보호법의 주요 내용 및 해설
•  신규성 상실 예외 규정 적용의 근거가 된 선행디자인에 기초하는 자유실시 항변의 가부
•  2022년 한국 특허, 상표, 디자인 출원 동향
•  한국, 3년 연속 국제특허출원(PCT) 세계 4위! 국제상표출원 세계 11위!
•  C&S 소식

• 균등 침해에 있어서 '변경용이성 판단 시점'과 '의식적 제외 여부'에 대한 대법원 판결 소개  _변리사 황우택

최근 대법원(2023. 2. 2 선고, 2022후10210 판결)은 그 동안 양 당사자 사이에 다툼이 많았던 균등 침해에 있어서 변경용이성 판단 시점과 의식적 제외 여부에 대한 판단기준을 명확히 제시하였다.

[균등 침해에 있어서 변경용이성 판단 시점]
특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다.
한편, 특허의 보호범위가 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여짐에도(특허법 제97조) 청구범위의 구성요소와 침해대상제품 등의 대응구성이 문언적으로 동일하지는 않더라도 서로 균등한 관계에 있는 것으로 평가되는 경우 이를 보호범위에 속하는 것으로 보아 침해를 인정하는 것은, 출원인이 청구범위를 기재하는 데에는 문언상 한계가 있기 마련인데 사소한 변경을 통한 특허 침해 회피 시도를 방치하면 특허권을 실질적으로 보호할 수 없게 되기 때문이다. 위와 같은 균등침해 인정의 취지를 고려하면, 특허발명의 출원 이후 침해 시까지 사이에 공지된 자료라도 구성 변경의 용이성 판단에 이를 참작할 수 있다고 봄이 타당하다.
이러한 제도의 취지를 고려하면, 권리범위 확인심판에서는 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우 심결시를 기준으로 하여 특허발명의 출원 이후 공지된 자료까지 참작하여 그와 같은 변경이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도인지를 판단할 수 있다고 봄이 타당하다.

[출원과정에서의 청구범위 감축과 의식적 제외 여부]
특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허가 될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다. 
따라서, 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때, 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다.

• 개정 상표법 및 디자인보호법의 주요 내용 및 해설   _변호사/변리사 이정원

1. 개정 상표법 및 디자인보호법의 시행
2022년 개정된 상표법(법률 제18817호, 2023. 2. 4. 시행) 및 디자인보호법(법률 제18886호)의 개정 내용이 최근 모두 시행됨에 따라 상표와 디자인 제도와 관련한 의미 있는 변화가 있었다. 이하에서는 개정법의 주요 내용을 살펴보겠다.

2. 개정 상표법의 내용
(1) 상표 사용 행위의 확대(2022. 8. 4. 시행)
온라인상에서 상표를 표시하거나 온라인을 통해 일방적으로 다운로드하는 방식의 다양한 디지털 상품이 유통되고 있지만, 구 상표법에서는 상표의 사용 행위를 “상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시ᆞ수출 또는 수입하는 행위”로 규정하고 있어 온라인에서의 상표 사용이 이에 포섭될 수 있는 것인지가 불명확하다는 문제점이 있었다. 
따라서 개정 상표법에서는 기존의 전통적 유형에 더불어 온라인상 및 디지털 상품에 대한 상표 표시 행위를 상표의 사용 행위에 해당하는 것으로 명문화하였다(상표법 제2조 제1항 11호 나목). 이로써, 상표 불사용취소심판 및 허락 없는 타인의 상표 사용으로 인한 손해배상청구소송 등에서 상표 사용의 인정 범위가 확대되어 권리자에 대한 보호가 강화되었다.
(2) 재심사청구 제도의 도입(2023. 2. 4. 시행)
구 상표법에서는 출원인이 상표등록 거절결정을 받는 경우, 거절결정불복심판청구 외에 별도의 대응 방법이 없었다. 그러나 개정 상표법에서는 상표 재심사청구제도를 도입하여 상표등록거절결정에 대해 재심사를 청구할 수 있게 되었다(상표법 제55조의2). 상표등록거절 결정을 받은 자는 그 결정 등본을 송달 받은 날부터 3개월(제17조제1항에 따라 제116조에 따른 기간이 연장된 경우에는 그 연장된 기간) 이내에 거절결정된 지정상품 또는 상표를 보정하여 해당 상표등록출원에 관한 재심사를 청구할 수 있다. 다만, 재심사를 청구할 때 이미 재심사에 따른 거절결정이 있거나 거절결정불복심판청구가 있는 경우는 재심사를 청구할 수 없다. 한편, 재심사를 청구할 경우, 거절결정불복심판을 청구한 경우와 비교하면 1개 류마다 22만원의 수수료 부담이 감소된다.
(3) 부분 거절 제도의 도입(2023. 2. 4. 시행)
구 상표법은 상표등록출원 시에 일부 지정상품에만 거절이유가 있더라도 출원인이 거절이유를 해소하지 않는 경우에는 거절이유가 없는 상품까지 모두 거절 결정되었다. 개정 상표법은 상표등록출원서에 기재된 지정상품 중 일부에 대해서만 거절이유가 있는 경우 나머지 지정상품은 상표등록을 받을 수 있도록 하는 부분거절제도를 도입하였다(상표법 제57조, 제68조, 제87조).
본 제도의 적용 대상은 시행일인 2023. 2. 4. 이후 출원된 것으로 한다. 또한, 기존 제도 하에서 거절결정불복심판 청구시 전체 지정상품류에 심판 청구료가 부과되지만, 개정 후에는 거절이유가 있는 지정상품류에 대해서만 심판청구료를 납부하면 된다. 따라서 출원인의 입장에서는 일부 지정상품이 거절된 경우와 불복심판을 청구하는 경우 모두에 있어 대응에 관한 수수료를 절감할 수 있는 효과가 있을 것으로 기대된다.

3. 개정 디자인보호법의 내용
2022. 6. 10. 개정 및 시행된 디자인보호법에서는 디자인권 침해죄를 권리자의 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있는 친고죄에서 피해자의 명시한 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없는 반의사불벌죄로 변경하였다(디자인보호법 제220조 제2항). 친고죄의 경우 피해자가 범인을 알게 된 날로부터 6개월을 경과한 후에는 고소할 수 없으므로, 침해사실을 확인한 후 침해를 주장하기 위한 검토 과정에서 기한을 넘길 수 있다는 문제점이 있었다(형사소송법 제 230조). 이로 인해 침해사실이 명확하지 않음에도 고소기한을 준수하기 위하여 고소가 남발되는 문제가 발생해 왔다. 또한 수사기관의 입장에서는 권리자의 고소가 없는 경우 수사를 진행할 수 없으므로, 권리자의 고소 의사를 확인하기 전에는 적극적으로 수사를 진행하기 어려운 점이 있어 권리자 보호에 실효성 있는 수단이 되지 못한다는 문제점도 제기되었다.
이에 개정 디자인보호법은 디자인권 침해죄를 고소 없이도 수사의 개시와 진행이 가능한 반의사불벌죄로 규정함으로써 권리자의 보호를 더 한층 강화하였다. 개정 디자인보호법의 내용은 법 시행 이후 발생하였거나 계속되고 있는 범행에 적용된다(각 부칙 제1,2조).

4. 결어
본 개정 상표법 및 디자인보호법이 모두 시행됨에 따라 권리획득 및 권리행사에 편의를 가져다주는 많은 제도들이 도입되었다. 특히, 개정 상표법에서의 부분거절 제도를 통해 출원인들이 매우 간단한 거절 사유에도 불구하고 출원 전체를 거절당하지 않고, 등록 가능한 범위에서 상표권을 확보할 수 있게 되었으며, 재심사 청구 제도를 통해 거절불복심판청구 대신 비교적 간단한 절차에 의하여 거절결정에 대해 대응할 수 있게 되었다. 권리자의 편의를 도모하는 여러 제도가 도입됨으로써 국내 지식재산권의 활용이 더욱 활발해지길 기대한다.

• 신규성 상실 예외 규정 적용의 근거가 된 선행디자인에 기초하는 자유실시 항변의 가부 (대법원 2023. 2. 23. 선고 2021후10473 권리범위확인(디))  _변호사/변리사 이정원

1. 개요
최근 대법원에서 공지디자인이 신규성 상실의 예외 규정에 해당하는 경우에는, 신규성 상실 예외 규정 적용의 근거가 된 선행디자인에 기초하여 자유실시디자인 주장을 할 수 없다고 판시하였다. 이는 특허법원의 입장과는 반대되는 것이어서, 각 법원의 입장과 근거를 통해 신규성 상실의 예외와 자유실시디자인의 의미에 대해 살펴보도록 하겠다.

2. 특허법원의 입장(2022허5412)
원고가 피고를 상대로 ‘확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속한다’고 주장하며 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였는데, 특허심판원이 심판청구를 기각하는 심결을 하자 위 심결의 취소를 청구하였다.
이후 특허법원에서는 선행디자인 2가 적용된 제품에 관하여 사진이 촬영되어 이 사건 등록디자인의 출원 전에 제3자에게 파일 형태로 전송되었는바, 이는 특별한 사정이 없는 한 공지된 디자인에 해당한다고 보면서, 피고의 선행디자인 2에 기한 자유실시디자인 항변을 허용하고 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였다.
특허법원은 그러한 결론의 근거로, ① 신규성 상실 예외 규정은 ‘디자인 등록의 요건’ 판단에 있어서 공지 디자인이 공지된 것으로 보지 않겠다는 것으로 명시하고 있다는 점, ② 신규성 상실 예외 규정은 등록 여부 판단시 ‘제3자의 권익을 해치지 않는 범위 내에서’ 고려되어야 한다는 점, ③ 자유실시디자인의 법리는 대비 대상을 공지디자인과 확인대상디자인으로 할 뿐 ‘등록디자인과의 관계’를 고려하는 것은 아니라는 점, ④ 거래과정에서 목적에 반해 부정하게 디자인이 공개되는 경우 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 등에 의해 보호받을 수 있다는 점 등을 들었다.
 

3. 대법원의 입장(2021후10473)
대법원은 마찬가지로 이 사건의 쟁점은 신규성 상실 예외 규정 적용의 근거가 된 선행디자인에 기초하여 자유실시디자인 주장을 할 수 있는지 여부라고 보면서 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인 또는 이들의 결합에 따라 쉽게 실시할 수 있는 디자인이 누구나 이용할 수 있는 공공의 영역에 있음을 전제로 한 자유실시디자인 주장은 허용되지 않는다고 판단하고, 원심을 파기환송하였다.
대법원은 이에 관하여 ① 신규성 상실의 예외를 인정하는 입법적 결단을 전제로 제3자와 디자인등록을 받을 수 있는 권리를 가진 자 사이의 이익균형을 도모하기 위하여 신규성 상실 예외 규정을 적용 받기 위해 준수해야 할 시기적, 절차적 요건을 정하고 있고, 신규성 상실 예외 규정을 적용 받더라도 출원일 자체가 소급하지는 않는 것으로 하였다는 점, ② 확인대상디자인을 공지디자인과 대비하는 자유실시디자인 법리는 공공의 영역에 있는 디자인은 누구나 이용할 수 있어야 한다는 생각에 기초하고 있는데, 신규성 상실 예외 규정의 적용 근거가 된 공지디자인이 공공의 영역에 있다고 단정할 수 없다는 점, ③ 공지디자인에 대하여 별다른 창작적 기여를 하지 않은 제3자에게 무상의 실시 권한이 부여됨으로써 제3자에 대한 보호를 등록디자인권자의 권리에 우선하게 되는 불합리한 결과가 초래될 수 있다는 점 등을 근거로 들었다.
 

4. 결어
특허법원의 판결 이후, 신규성 상실의 예외와 자유실시디자인의 의미 해석에 관하여 많은 논란이 있었다. 그러나 이번 대법원 판결을 통하여 디자인등록을 받을 수 있는 자가 신규성 상실의 예외에 의하여 디자인등록을 받았다면, 그 근거가 되는 공지디자인은 더 이상 자유실시의 영역에 있는 것이라고 볼 수 없다는 원칙이 정립되었다고 볼 수 있다.
판례상 인정되고 있던 자유실시의 법리가 명문으로 인정되고 있는 공지 예외 주장에 우선하여 적용되는 것은 자칫 권리자의 권리를 과도하게 제약하는 불합리한 결론을 낳을 수도 있다. 그러한 점에서 대법원의 판단은 권리자들의 권리 보호에 적극적인 입장과 명확한 기준을 정립하였다는 점에서 매우 바람직하다고 사료된다.

• 2022년도 한국 특허, 상표, 디자인 출원 동향

한국특허청은 잠정적인 2022년도 한국의 특허, 상표, 디자인 출원 동향을 발표하였다.
세계적 물가 상승에 의한 경기침체 영향으로 ‘22년 한국 특허출원은 전년 수준을 유지하였으나 상표와 디자인출원은 크게 감소한 것으로 나타났다. 
먼저, 특허출원은 전년 수준인 237천건이다. 
기술 분야별 내국인 특허출원을 살펴보면, 반도체(△18.3%), 전자상거래(△7.5%), 전자(디지털)통신(△5.8%) 등 첨단기술 분야를 중심으로 출원이 증가하고, 토목공학(▽17.1%)과 마스크 등 기타소비재(▽16.1%) 분야는 감소하였다. 특히, 내국인의 첨단기술 분야 출원 증가는 미•중 기술패권 경쟁의 큰 틀 아래에서 한국 기업이 스스로 반도체•전자(디지털)•통신 등 첨단•주력산업 분야의 공급망 확보를 위한 전략적 지식재산 경영을 한 결과로 보인다.
반면, ‘22년 국제특허출원(PCT 출원)은 전년대비 6.8% 증가한 총 22천건으로, 이는 5년간(’18~‘22) 평균 증가율(6.6%)를 상회하는 것으로 나타났다. 특히 중소기업의 경우 국내특허출원은 전년 수준이나, 경기침체에도 위축되지 않고 기술개발을 통한 해외시장 진출에 매진하기 위하여 국제특허출원을 13% 증가한 것으로 나타났다.

‘22년 한국에 특허 출원한 국가별 전년 대비 증감 현황을 보면, 미국(△14%), 유럽(△3.9%)이 증가한 반면 중국(▽0.1%), 일본(▽2.2%)은 감소한 것으로 나타났다. 특히 첨단기술 확보를 위한 국가 간 경쟁이 치열해지고 있는 상황을 고려하여, 미국은 반도체 및 첨단기술 분야에 대한 출원을 크게 늘리는 것으로 보인다.
다음으로, 상표출원은 전년대비 8% 감소한 325천건이다. 
내국인 상표출원은 그 동안 과다한 상표출원이 이루어진 상황이 반영되어 전년대비 10% 감소한 290천건이고, 국제출원은 13% 증가한 35천건입니다. 끝으로, 디자인출원은 전년대비 12% 감소한 60천건이다.
내국인 디자인출원은 전년대비 12% 감소한 57천건이고, 국제출원은 7% 감소한 3천건이다.

출처: 특허청 보도자료 등 참조(2023-01-30)

• 한국, 3년 연속 국제특허출원(PCT) 세계 4위! 국제상표출원 세계 11위!

2022년 세계지식재산기구(WIPO) 국제특허출원(PCT)은 삼성전자, 엘지(LG)전자 등을 중심으로 전년대비 6.8% 증가한 22천건으로 나타났으며, 3년 연속 세계 4위를 차지하였다.
특히, 한국의 전년대비 국제특허출원(PCT) 증가율은 복합경제위기로 인한 어려움에도 불구하고 주요 상위 10개국 중 가장 높은 것(6.2%)으로 나타났다. 미국은 전년대비 0.6% 감소하였고, 중국, 일본, 독일은 각각 0.6%, 0.1%, 1.5% 증가에 그쳤다.
2022년 전 세계 국제특허출원(PCT)은 278천건으로 전년대비 0.3% 증가하였고, 중국은 70천건을 출원하여 4년 연속 세계 1위를 차지하였다. 국제특허출원 상위 10개 기업 중 한국은 삼성전자(2위), LG전자(9위) 2개의 기업이 포함되어 국제특허출원 강국임이 확인되었다.
한편, 2022년 전 세계 국제상표출원(마드리드 출원) 건수는 약 69천건으로 전년대비 6.1% 감소하였으나(’09년 이래 가장 큰 하락), 한국기업의 출원은 오히려 증가하였다.
한국의 2022년 국제상표출원 건수는 2천건으로 전 세계 11위 규모인데, 그 증가율이 ’19년 9%, ’20년 13%, ’21년 24%, ’22년 2.1%로 전 세계 국제상표출원 증가율에 비해 매우 높은 편이다.

출처: 특허청 보도자료(2023-03-02)

C&S 소식 

• 54주년 창립기념일 행사 (2023.02.24) 

특허법인 C&S는 지난 2월 24일, 창립 54주년을 맞이하였습니다!
본 행사는 창립기념 축하의 시간을 가지며 임직원들 다함께 C&S의 발전을 도모하였습니다. 아울러, 장기 근속자(30주년 2명, 20주년 1명, 10주년 16명) 시상 및 진급자 임명식을 진행하였으며, 추첨 이벤트 마무리로 기쁜 자축의 시간을 가졌습니다. 

• 변리사 영입 

특허법인 C&S는 전자 및 기계분야의 변리사를 영입하여 업무 역량을 더욱 강화하게 되었습니다. 앞으로도 유능한 인재를 적극적으로 영입하여 전문적인 서비스를 제공하는 데에 더욱 힘쓰겠습니다.