• 화합물의 결정형 발명의 진보성 판단 기준
• 2024년 4월 시행 예정인 상표법 개정안    
• 이차전지, 반도체 등 국가핵심기술 특허출원 평균 13.6% 급증
• 의료영상 분석 AI기술, 한국 특허출원 연평균 67.1% 증가로 세계 2위
• 원조 인기제품 ‘디자인 베끼기’ 어려워진다
• C&S 소식

화합물의 결정형 발명의 진보성 판단 기준  _변리사 황우택

[대법원 2023.03.13 선고 2019후11800 판결]
1. 개요
일반적으로 파라미터 값의 분석치에 의하여 특정되는 화합물의 결정 구조를 청구범위로 하는 발명을 ‘결정형 발명’이라 한다. 특정 물질에 있어서 그 구성은 같지만 결정의 기본 단위인 격자 내의 구조가 다른 결정들을 결정다형(polymorph)이라고 한다. 순수한 화합물이라도 결정구조가 다르면 용해도, 융점, 흡수성 등의 물리적 성질이 달라지므로, 의약품 등 다양한 분야에서 화합물의 결정다형에 대한 연구가 이루어진다. 특히, 의약품 제조 시에는 결정 구조가 달라지는 경우에 유효 성분의 화학적 구조가 바뀌는 것은 아니어서 생체 내의 약리적 활성은 동일하지만 물성이 달라져 생체이용률이나 안전성 등에 영향을 미치므로, 약품을 제조할 때는 목적하는 용도에 가장 적절한 물성의 결정형을 찾는 것이 중요하다.

이러한 결정형 발명에 대한 진보성 판단에 대해 다양한 논의가 있어 왔으며, 최근 결정형 발명에 대한 진보성 판단 기준을 보다 구체적으로 제시한 대법원 판결이 나오고 있어 향후 결정형 발명의 등록 가능성이 높아질 가능성이 있으므로, 최근의 대법원 판례를 소개하고자 한다.

2. 외국의 결정형 발명에 대한 특허 요건 개요
가. 미국
결정형을 한정한 파라미터 값의 차이만으로 결정형 발명이 등록되는 경우가 다수 있다. 거절시 기존에는 신규성으로 주로 거절되었으나, 최근에는 진보성으로 거절되는 사례도 많아지고 있다. 미국특허청(USPTO)은 결정형의 효과까지 고려하여 진보성을 판단하지는 않는 것으로 파악된다.
나. 유럽
유럽특허청(EPO)은 결정형 발명을 파라미터 발명으로 보는 것으로 보인다. 파라미터 값으로 한정된 결정형의 경우는 그 파라미터 값이 해당 결정형을 표현하기에 신뢰할 만한 파라미터가 아닐 경우 공지된 결정형과 동일한 것으로 보아 신규성을 인정하지 않으며, 청구하는 결정형이 공지되어 있지 않고 청구하는 결정형 존재의 예측이 어렵다는 이유만으로는 진보성을 인정하지 않고 있으며, 결정다형의 효과를 해결해야 할 과제로 보아서 이를 바탕으로 진보성을 판단한다.
다. 일본
일본특허청(JPO)은 의약화합물인 비교대상발명에서 결정다형의 존재를 검토하는 것은 통상 행하는 일이라거나 결정다형에 있어서 예상외의 현저한 효과라고 인정되지 않는다는 이유로 공지화합물의 결정형 발명의 특허등록을 거절하는 경우가 많다.

3. 결정형 발명에 대한 법원 판례 동향
그 동안 대법원은, 결정형 발명은, 특별한 사정이 없는 한, 선행발명에 공지된 화합물이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있는 경우에 한하여 그 진보성이 부정되지 않는다”고 판시해 왔다(대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2865 판결, 특허법원 2008. 3. 26. 선고 2007허3981 판결, 특허법원 2009. 6. 12. 선고 2008허3858 판결, 특허청 심사기준).

위와 같은 대법원의 판단은, EPO 및 일본과 유사하게, 설사 특정화합물에 대하여 이전까지 아무도 결정형을 얻어내지 못하였는데 놀랍게도 어떤 자가 새로운 결정형을 얻어냈다고 하더라도 제조 방법의 특이성 및 탁월한 효과의 객관적 입증이 없다면 새로운 결정형을 만드는 기술에 대한 학술적 가치는 있을지 몰라도 그에 대하여 특허까지 부여할 수는 없다고 판단한 것으로 보여지고, 이러한 판결들이 최근까지도 이어져 왔다(원심 판결 : 특허법원 2019. 10. 4. 선고 2019허1377 판결).

4. 대법원 2023.03.13 선고 2019후11800 판결
가. 사안의 개요
이 사건 출원발명(출원번호 제10-2012-7000526호)은 ‘결정’이라는 명칭의 발명이다. 

특허청, 특허심판원, 특허법원은 모두 ‘종래의 결정형 발명에 대한 진보성 판단 기준’을 적용하여 이 사건 출원발명이 진보성이 없다고 판단하였으나, 최근 대법원은 진보성을 인정하는 판결을 판시하였다.
나. 판시 내용
(1) 구성의 곤란성 
원심 판결은 종래의 대법원 판단과 유사하게, “이 사건 출원발명의 화합물 A의 I형 결정은 선행발명에 개시된 화합물과 화학구조가 동일하고, 의약화합물의 제제설계를 위하여 그 결정다형의 존재를 검토하는 것은 통상 행해지는 일이므로, 특별한 사정이 없는 한 위와 같은 차이점만으로는 결정형 발명에 해당하는 이 사건 제1항 발명에 구성의 곤란성이 있다고 볼 수 없다”고 판단하였다. 

[대법원 판단]
그러나, 최근 대법원은 결정형 발명의 기술개발의 특수성을 고려할 필요는 있다고 인정하면서도, 다형체 스크리닝이 통상 행해지는 실험과 이를 통해 결정형 발명의 특정한 결정형에 쉽게 도달할 수 있는지는 별개 문제이기 때문에 상기와 같은 특수성만으로 결정형 발명의 구성의 곤란성이 부정된다고 단정할 수는 없다고 보고, 결정형 발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는, 결정형 발명의 기술적 의의와 특유한 효과, 그 제조방법, 예측할 수 없는 유리한 효과 등을 종합적으로 고려하여, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 결정형 발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다고 결정형 발명의 구성의 곤란성에 대한 새로운 판단 기준을 구체적으로 제시하면서, 결정형 발명과 같이 의약화합물분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로 구성의 곤란성을 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 수 있다고 판시하였다(대법원 2022. 3. 31. 선고 2018후10923 판결).

대법원의 상기 판결은, 일반 발명의 진보성 판단 방법과 유사한 방법으로 이 사건 제1항 발명과 선행발명들의 구성을 대비한 후 구성의 곤란성이 있다고 판단하여 이 사건 제1항 발명의 진보성을 인정하였다.

(2) 효과의 탁월성
[원심 판단]
원심 판결은 입자의 직경 차이(14.7%)를 그리 큰 차이로 인정하지 않고, 출원인이 주장하는 ‘여과성, 건조성이 우수하여 제조 시간이 단축되는 효과 및 의약품 제조시 원약의 비산이 억제되어 고도의 안전성이 확보되는 효과’는 출원 명세서에 기재되어 있지 않다고 배척하며, 또한 잔류 용매의 농도에 대한 효과와 재결정 공정에서의 불순물 제거에 대한 효과도 각각 양적으로 현저한 수준에 이르는 것이라고 추론하기에 부족하다고 판단하였다.

[대법원 판단]
그러나, 대법원의 상기 판결은, 이 사건 출원발명의 상세한 설명에 기재된 입자 직경, 잔류 용매의 농도, 불순물 제거 효과, 안정성 효과가 선행발명들과 차이가 있다는 이유로 효과의 현저성을 인정하였다.

5. 결어 및 참고
그 동안 결정형 발명에 대한 진보성 판단에 대해 많은 논란이 있어 왔다. 법원이 결정형 발명에 대한 기술적 곤란성의 현실성을 잘 인정하지 않고, 단순히 제조 방법이 진보한 것인지와 효과의 탁월성에 대한 엄격한 잣대를 적용함으로써 결정형 발명에 대한 기술 발전을 저해하고 있다고 의약업계와 연구계는 비판해 왔다.

그러나, 대법원의 상기 판결이 결정형 발명의 연구 현실성과 일반적인 발명의 진보성 판단 기준을 적용하여 기술의 곤란성과 효과의 현저성을 판단함으로써, 향후 결정형 발명에 대한 특허등록이 보다 쉬워지고, 특허무효 기준은 상당히 높아질 가능성이 있으므로, 출원인과 특허사무소는 대법원의 상기 판결을 잘 활용하여 특허명세서를 작성해 나갈 필요가 있다고 보여진다.

참고자료)
1. 특허법원 2019.10.04. 선고 2019허1377 거절결정(특) 판결
2. 대법원 2023.03.13. 선고 2019후11800 판결
3. 유영선 부장판사, “의약발명의 유형별 특허요건의 비교․분석”, 특허법원 연구회 자료, 특허법원(2014.02.), 16쪽~22쪽
4. “제4판 지적재산 소송실무”, 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 박영사(2019.01.14), 268쪽~267쪽

2024년 4월 시행 예정인 상표법 개정안  _변호사/변리사  이정원

상표법 개정안이 2023. 10. 6. 국회 본회의를 통과하여 2024. 4. 경 시행될 예정이다. 개정법은 상표의 공존동의제도 도입을 비롯하여 10여개의 기타 개정사항을 포함하고 있다. 이하에서는 개정법의 주요 내용에 대해 살펴본다.

1. 공존동의 시 선등록상표와 동일·유사한 출원상표도 등록 가능
현행 상표법 제34조 제1항 제7호에 따르면 선등록상표와 동일·유사한 상표는 상표등록을 받을 수 없다. 현재 등록 거절되는 상표의 약 40%가 선등록상표와의 동일·유사를 이유로 하고 있으며, 그 중 약 82%는 중소기업ㆍ소상공인의 출원에 해당한다. 이에 중소기업 및 소상공인 들의 안정적인 상표 사용 장려 및 출원인 편의 제고 등을 위한 제도 개선이 필요하다는 논의가 지속되어 왔다.

개정 상표법에서는 선등록상표권자 및 선출원인이 동의하는 경우 선등록(선출원) 상표와 동일·유사한 후출원상표도 등록이 가능한 것으로 규정하였다(개정 상표법 제34조 제1항 제7호 단서 및 제35조 제6항). 또한 적용 대상의 확대를 위해, 개정 법률의 시행 이전에 출원한 상표이더라도 시행 시점에 등록 여부가 확정되지 않은 건에 대해서도 소급하여 적용될 수 있도록 했다.

그러나 공존동의에 의해 등록된 상표에 대한 취소심판 청구 사유도 신설하여, 해당 상표가 부정경쟁 목적으로 사용되어 수요자의 오인 혼동을 야기한 경우 상표등록의 취소가 가능하다. 신설된 상표 취소사유 대한 취소심판 청구의 제척기간은 3년으로 규정하였다. 한편, 신설된 취소사유에 따라 등록이 취소된 상표와 동일·유사한 상표는 심결 확정일로부터 3년까지 재출원이 불가하다.

상표 공존 동의제가 도입되면 선상표권자의 동의 하에 사용 예정인 상표를 등록받고 계속 사용할 수 있게 되므로, 중소기업‧소상공인의 안정적인 상표 사용이 가능해질 것으로 보인다. 또한, 선상표권자가 사전에 유사 상표의 사용에 동의하게 되므로, 추후 발생할 수 있는 상표 분쟁을 미연에 방지하는 효과도 기대된다.

이번 상표법 개정으로 도입되는 상표공존동의제도는 ‘유보형 공존동의’이므로 상표권자의 동의가 있다고 하더라도 선등록(선출원)상표와 후출원상표의 상표 및 지정상품이 모두 동일한 경우 상표등록을 받을 수 없다는 점을 유념해야 한다.

2. 등록료 반환 대상 확대
존속기간 만료일 전 갱신등록료를 납부하거나, 등록료를 분할 납부하며 2회차 등록료를 납부하였으나, 이로 인한 존속기간 시작 전 상표권이 소멸된 경우, 현행 상표법에서는 등록료를 반환하지 않는다. 그러나 개정법은 미리 납부한 등록료를 반환하는 것으로 규정하여 등록료 납부에 관한 불합리한 제도를 개선하였다.

3. 변경출원의 우선권 자동인정
변경출원이란, 출원 내용의 동일성을 유지하면서, 상표, 단체표장, 증명표장 상호간 및 지정상품 추가등록출원을 일반상표출원으로 출원의 형식을 변경하는 제도를 말한다. 개정법은 원출원에 우선권 주장 또는 출원시의 특례주장 및 관련 증명서류의 제출이 있는 경우 변경출원 시에도 이를 자동으로 인정하는 내용을 포함하고 있다.

4. 국제상표의 분할인정
현행법은 국제상표에 대해서는 명의 변경이 있는 경우에만 분할을 인정하고 있다. 그러나 개정법은 명의 변경이 없는 경우에도 국제상표등록출원 및 국제등록 기초상표권의 분할을 인정하는 것으로 제도를 변경하였다. 이는 2019년 개정된 마드리드 의정서 규칙(제27조의2) 개정 사항을 국내법에 반영한 것이다. 

이차전지, 반도체 등 국가핵심기술 특허출원 평균 13.6% 급증

미중 기술패권 다툼에 따른 글로벌 불확실성이 증가하는 가운데, 올해 상반기 전체 특허출원은 전년 동기 대비 4.1% 증가한 반면, 이차전지, 반도체 등 주요 국가핵심기술 분야 출원은 전체 특허출원의 약 3배 이상인 13.6% 증가한 것으로 나타났다. 

전체 기술 분야 중 출원 건수가 가장 많은 이차전지 분야는 전년 동기(1~6월) 대비 890건이 증가한 8,660건이 출원되어 11.5%의 높은 증가율을 나타냈다. 반도체 분야는 전년 동기대비 881건이 증가한 6,580건이 출원되어 15.5% 증가하였고, 디지털통신은 전년 동기대비 672건이 증가한 5,110건이 출원되어 15.1% 증가했다. 

                             <국가핵심기술 출원 현황>

이러한 주요 국가핵심기술 분야 출원 증가는 우리기업이 세계적인 경기 불황속에서도 이차전지, 반도체 등 미래를 이끌어 갈 첨단 기술의 주도권을 지키기 위해 특허권 확보에 속도를 높인 결과로 분석된다. 

특허청은 경기 불확실성이 커짐에도 불구하고, 국가핵심기술 분야를 중심으로 우리기업의 올해 상반기 특허출원이 증가하는 것은 매우 긍정적이라 밝혔다.

출처: 대한민국 특허청 보도자료(2023-09-17)

의료영상 분석 AI기술, 한국 특허출원 연평균 67.1% 증가로 세계 2위

인공지능(AI)을 활용한 의료영상 분석 기술의 전 세계 특허출원이 최근 10년간 급증한 가운데 한국 국적의 출원이 연평균 67%가 증가해 세계 2위의 성장세를 보이는 것으로 나타났다. 

특허청은 IP5(주요국 특허청)이 출원된 의료영상 분석 인공지능 기술의 전 세계 특허를 분석한 결과, ‘11년에 58건에 불과하던 출원량이 10년 사이(‘11년~’20년) 연평균 54.7% 성장해 ‘20년에는 2,946건에 달했다. 특히 최근 5년(‘16년~’20년)간의 연평균 증가율은 70.9%로, 출원의 증가가 가속화되고 있는 것으로 나타났다. 

출원인 국적별로 살펴보면 한국의 출원 증가 속도는 67.1%로 세계에서 두번째로 빨랐으며, 중국이 연평균 86.8%로 가장 높은 성장세를 보였다. 

특허청은 이번 분석을 통해 의료영상 분석 인공지능(AI) 기술의 특허장벽이 높지 않은 것으로 나타나, 우리나라의 중소기업에 좋은 기회인 것으로 보인다고 밝혔다.

출처: 특허뉴스(2023-10-03)

원조 인기제품 ‘디자인 베끼기‘ 어려워진다

특허청이 ‘관련디자인’ 출원가능 기간을 1년에서 3년으로 확대하면서 앞으로 인기제품의 디자인을 베끼는 것이 어려워진다. 아울러, 본인의 디자인에 대한 우선권 주장의 요건을 완화하는 등 디자인권자의 권리를 보호하는 디자인보호법이 12월 21일부터 시행된다고 밝혔다. 

[개정 대상 제도]

특허청은 이번 개정을 통해 관련디자인 출원가능기간 확대로 기업의 고유디자인을 보호하여 기업혁신과 경쟁력 강화에 기여하고, 신규성 상실의 예외 주장 적용 확대 및 우선권 주장의 절차 규정 개선으로 주요국 법제와 조화를 이루며 정당한 권리자의 보호가 강화될 것으로 보인다고 밝혔다. 

이번 개정에 관한 자세한 내용은 2023.06.28.에 발간된 C&S 뉴스레터 제46호에 게재되어 있다.

출처: 대한민국 특허청 보도자료(2023-11-29)

C&S 소식 

• 특허법인 C&S, 대전사무소 개소

지난 2023년 10월 10일, 특허법인 C&S는 대전광역시에 C&S분소를 개소하였습니다. 대전사무소에는 20년 넘게 지식재산 분야에서 뛰어난 성과를 인정받은 강형석 변리사가 근무하고 있습니다. 강형석 변리사는 고분자, 유기화합물, 2차전지분야의 전문가로서 연구소 및 특허청, 타 특허법인에 근무하였으며, 특허청 우수심사관∙스마트심사관으로 선정된 바 있습니다. 대전사무소는 국가 R&D사업과제를 중점 업무로 하며 충청권 주변의 화학분야 거래처 출원업무를 담당하고 있습니다. C&S는 확충된 대전사무소와 함께 더욱 발전된 지식재산 법률 서비스를 제공하겠습니다.

• 변리사 영입 

특허법인 C&S는 새로운 변리사를 영입하여 다양한 분야의 업무 역량을 더욱 강화하게 되었습니다. 앞으로도 유능한 인재를 적극적으로 영입하여 전문적인 서비스를 제공하는 데에 더욱 힘쓰겠습니다.