• ‘제조방법이 기재된 물건발명’의 권리범위 판단방법
• ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호 등에 관한 법률’ 개정 내용 해설    
• 하반기, 특허심판이 이렇게 달라집니다
• 한국기업 해외특허 신청 증가로 수출 돌파구 찾는다
• 미(美)·일(日) 진출 기업, 특허심사하이웨이(PPH)로 빠르면 3개월 내 특허 획득
• C&S 소식

• ‘제조방법이 기재된 물건발명’의 권리범위 판단방법 _변리사 김남기

[대법원 2021.01.28 선고 2020후11059 판결]
1. 개요
‘제조방법이 기재된 물건발명(Product by Process Claim, 이하 ‘PbP 청구항’이라고 한다)’이란 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 그 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명이다. 물건의 발명에 대한 대상이 다양해지고, 기술적 사상 창작에 대한 표현수단을 다양화하는 취지에서 PbP 청구항의 기재가 인정된다. PbP 청구항의 인정과 별개로, PbP 청구항의 해석에 대해 다양한 논의가 있어 왔다. 

최근 PbP 청구항의 권리범위 해석에 대한 판례가 있어, 이를 소개하고자 한다.

2. PbP 청구항에 대한 해석¹
(1) 이론
PbP 청구항에 대한 해석으로서, 2가지 해석론이 존재한다. 

1) 동일성설 (Product identity theory)
물건으로서 동일성이 있다면 기재된 제조방법과 다른 방법으로 생산된 물건까지 발명의 구성에 포함된다는 견해
2) 한정설 (Process limitation theory)
특허청구범위의 기술적 구성을 특허청구범위에 기재에 근거하여 해석되어야 한다는 점을 들어, 기재된 제조방법에 의해 제조된 물건으로 발명의 기술적 구성이 한정된다는 견해
(2) 판례
대법원 2015.01.22 선고 2011후927 전원합의체 판결을 통해, PbP 청구항에 대한 특허요건 판단 시 동일성설의 해석기준을 정립하였다.

또한, 2011후927 판결을 인용하는 후속 판결 – 대법원 2015.02.12 선고 2013후1726 판결 – 에서 권리범위 해석시에 PbP 청구항의 해석기준도 동일함을 명시하였다.
2011후927판결 이후, 우리나라는 특허요건 판단시와 권리범위 해석시에 진정PbP 및 부진정 PbP 여부² 를 고려하지 않고, 동일성설의 입장을 취한 것으로 정리된다. 

3. 대법원 2021.01.28 선고 2020후11059 판결
(1) 사안의 개요
사안은 대상특허에 대한 소극적 권리범위확인심판에 대한 상고심으로서, 이 사건 제1항 발명과 명세서 기재는 다음과 같다.

사안의 확인대상물건은 “d90이 30μm 미만인 폴라프레징크를 주성분으로 하며, 습식법으로 제조된 정제”에 관한 것이다. 

(2) 판시 내용
대상판결은 PbP 청구항에 대한 권리범위 해석에 대해, “제조방법이 기재된 물건발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 확인대상 발명과 대비해야 한다”로 설시하고, 위 법리를 기초로 하여, 이 사건 제1항 발명과 확인대상물건은 일정 비율과 크기를 한정한 폴라프레징크를 유효성분으로 포함하고 있다는 점에서는 동일하지만, 이 사건 제1항 발명은 직접타정법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 정제인데 반해, 확인대상물건은 습식법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질 등을 가진 정제이므로, 문언침해와 균등침해가 성립하지 않는다고 판단하였다.⁴

4. 결어 및 참고
대상판결을 통해, 우리 대법원은 PbP 청구항의 특허요건 판단뿐만 아니라, 권리범위 해석에서도 동일성설에 근거한 통일적 기준을 제시하고 있다. 즉, 제조방법에 의해 물건의 구조나 성질이 특정되는 물건을 기준으로 특허요건 및 권리범위를 해석한다. 따라서, 특허출원을 준비하는 경우, PbP 청구항을 포함하는 경우, 물건의 구조나 성질이 제조방법으로 특정되는지를 고려하여야 한다.

또한, PbP 청구항에 대하여, 해외에서의 판단이 상이하므로 이에 대해 간략히 정리하면 다음과 같이 차이가 있으므로, 해외출원 시 각국 사정을 고려할 필요가 있다. 아래 표는 주요국의 PbP 청구항 해석을 요약한 것이다.⁵

다만, PbP청구항과 관련하여, 물건의 구조나 성질에 대한 특정이라는 기준의 모호성이 있다는 점, 국제적으로 서로 다른 기준을 제시하는 점 등에 대해 문제가 남아있다.

1 특허법학회의 2021 TOP 10 특허판례 세미나 중 “‘제조방법이 기재된 물건발명’의 권리범위에 속하는지 판단하는 방법”에 대한 토론 내용 중 일부를 필자가 요약하였다. 
2 ‘진정 PbP 청구항’이란 구조 또는 특성에 의하여 물건을 직접적으로 특정하는 것이 출원시에 불가능하거나 곤란한 사정이 있기 때문에 제조방법에 의해 물건을 특정한 청구항을 말하고, ‘부진정 PbP 청구항’이란 그러한 사정이 없음에도 제조방법의 기재에 의하여 물건을 특정한 청구항을 말한다.
3 정제를 만드는 방법에는 직타법(직접타정법), 습식법(습식과립법) 등이 있다. 직타법은 분말을 직접 압축 타정하는 방법인데 반해, 습식법은 먼저 과립을 만든 후 부형제와 혼합하여 타정하는 방법이다.
4 특히, 이 사건 특허의 특허권자는 심사과정 중 거절이유를 극복하기 위해 보정서 및 의견서를 제출하였다. 상기 의견서에서, 이 사건 특허발명은 직접 타정하는 방식으로 정제를 제조하는 경우의 기술적 특징을 주장한 사실이 있다.
5 특허법학회의 2021 TOP 10 특허판례 세미나 중 “‘제조방법이 기재된 물건발명’의 권리범위에 속하는지 판단하는 방법”에 대한 토론 내용 중 일부를 필자가 요약하였다.

• ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호 등에 관한 법률’ 개정 내용 해설 _변호사/변리사 이정원

개정된 ‘부정경쟁방지 및 영업비밀보호 등에 관한 법률’(이하 “부정경쟁방지법”)이 2023. 3. 28. 공포되어 2023. 9. 29. 시행될 예정이다. 개정법은 타인의 상품표지 등 부정 사용의 예외 조항과 아이디어 탈취행위에 대한 금지청구의 시효를 새롭게 규정하고 있다. 이하에서는 개정법의 주요 내용에 대해 살펴본다.

1. 타인의 상품표지 등을 부정한 목적으로 사용하는 행위에 대한 예외 규정 신설
부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 및 나목은 국내에 널리 인식된 타인의 상품·영업 표지와 동일하거나 유사한 것을 사용함으로써 타인의 상품·영업과 혼동하게 하는 행위를 부정경쟁행위로 규정하고 있다. 
그런데 타인의 상품·영업 표지가 널리 인식되기 이전부터 이미 동일 또는 유사한 표지를 선의로 사용하고 있던 사용자의 표지 사용 행위까지도 부정경쟁행위에 포섭될 수 있는 것인지에 관하여 논란이 있었다. 이에 대해 대법원은 부정경쟁방지법에서 그러한 사정을 예외로 규정하고 있지 않는 이상, 선의의 선사용자의 사용 행위도 부정경쟁행위에 해당한다는 입장을 유지해왔다(대법원 2004. 3. 25. 선고 2002다9011 판결).
개정된 부정경쟁방지법은 위와 같이 선의의 선사용자가 예상하지 못한 피해를 입지 않도록 하기 위하여 상품·영업주체 혼동행위에 대한 예외를 신설하였다.
구체적인 내용을 살펴 보면, 개정 부정경쟁방지법은 ‘타인의 상품표지 또는 영업표지가 국내에 널리 인식되기 전부터 그 타인의 상품표지 또는 영업표지와 동일하거나 유사한 표지를 부정한 목적 없이 계속 사용하는 경우’ 및 ‘이러한 경우에 해당하는 자의 승계인으로서 부정한 목적 없이 계속 사용하는 경우’는 상품·영업주체 혼동행위에 포함되지 않는 것으로 규정하고 있다. 따라서 예외 규정의 적용을 받는 자는 선의의 선사용자 및 그 승계인으로서 상당히 넓은 범위의 예외가 인정될 수 있게 되었다.
한편, 개정 부정경쟁방지법은 위와 같은 예외의 허용으로 인해 동일·유사한 표지를 사용하는 복수의 주체가 존재하게 될 경우, 일반 소비자들이 예상하지 못한  손해를 입을 수 있다는 점 역시 고려하여 오인·혼동방지청구권을 신설하였다. 즉, 국내에 널리 알려진 상품 또는 영업 표지의 권리자가 선의의 선사용자에게 출처의 오인이나 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 할 것을 청구할 수 있는 조항을 신설하여 소비자 보호의 측면도 고려하였다고 평가할 수 있다.

2. 아이디어 탈취행위에 대한 금지청구권의 시효 신설
 부정경쟁방지법 제2조 제1호 차목은 “사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 또는 거래과정에서 경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보를 그 제공 목적에 위반하여 자신 또는 제3자의 영업상 이익을 부정하게 사용하거나 타인에게 제공하여 사용하게 하는 행위”인 아이디어 탈취행위를 부정경쟁행위로서 규정하고 있다. 그리고 아이디어 탈취행위의 피해자는 탈취 행위자를 상대로 금지명령 및 손해배상을 청구할 수 있다. 
그런데 아이디어 탈취행위 구제조치 중 금지청구권은 별도의 시효 규정이 없어 사실상 시효의 제한 없이 무한하게 금지청구를 할 수 있는 것과 같이 해석되어 왔다. 이는 민법상의 불법행위에 대한 손해배상청구권이 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년 또는 불법행위일로부터 10년의 소멸시효를 적용 받는 것과 비교하여 형평성의 문제가 있으며 법적 안정성을 해한다는 논란이 있어 왔다.
이에 따라 개정 부정경쟁방지법은 아이디어 탈취행위에 대한 금지청구권은 “영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있다는 사실 및 그 아이디어 탈취행위를 안 날부터 3년” 또는 “그 아이디어 탈취행위가 시작된 날로부터 10년”이 지난 때까지 행사하지 아니하면 시효가 완성된다는 내용의 규정을 신설하였다.

3. 결어
개정 부정경쟁방지법은 타인의 상품·영업표지에 대한 선의의 선사용자의 계속적인 사용 행위를 부정경쟁행위에서 제외함으로써 선의의 선사용자가 예상하지 못한 손해를 입는 것을 예방하였다. 
한편, 선의의 선사용자에 대한 오인·혼동방지청구권을 신설함으로써 국내에서 널리 알려진 상품 또는 영업표지를 보유한 권리자는 선의의 선사용자에 대해 오인·혼동방지청구권을 행사하는 방법으로 본인의 상품·영업표지를 보호할 수 있을 것이다. 이러한 개정법의 내용은 선의의 선사용자와 상품 또는 영업 표지 권리자의 권리가 조화될 수 있도록 하는 조치로 평가된다.
또한 아이디어 탈취행위에 대한 금지청구권의 시효가 신설되었으므로, 실무에서는 아이디어 탈취행위의 피해자가 시효의 경과로 인해 더 이상 금지를 구할 수 없는 상황이 발생하지 않도록 적절한 시점에 권리행사를 하여야 함을 유의할 필요가 있다.

• 하반기, 특허심판이 이렇게 달라집니다

특허청은 「심판사무취급규정」 등 훈령 개정안이 2023년 7월 1일부터 시행되면서 ‘심결일 예고제’를 도입한다고 밝혔다. 

기존에는 심판사건의 심리가 종결되었음을 통지하는 심리종결통지서에 정확한 심결일이 기재되어있지 않아, 심판 당사자는 심리종결통지서를 받은 이후로도 최대 20일까지 심결을 기다려야하는 불편함이 있었다. 이러한 점을 해소하고자 심리종결통지를 할 때 심결일도 함께 안내하도록 심판절차를 개선하였다. 

특허청은 특허분쟁의 신속∙공정한 해결을 위해 국민의 눈높이에서 필요한 제도 개선사항들을 계속 발굴해서 해결해 나갈 것이라고 하였다.

출처: 대한민국 특허청 보도자료(2023-07-02)

• 한국기업 해외특허 신청 증가로 수출 돌파구 찾는다

미중 패권 다툼에 따른 세계적 불확실성이 증가하는 가운데, 올해 상반기 국내 특허출원이 약 10.7만 건을 기록하며 전년 동기대비 4.1% 증가한 것으로 나타났다. 또한 새로운 시장 선점을 위한 해외 특허출원도 전년 동기대비 25.5% 증가하며 위기를 기회로 만들기 위한 우리기업의 노력을 보여주었다.

<'23년 상반기 국내 특허출원 약 10.7만 건, 반도체 등 주력산업분야 증가>
특허청은 '23년 상반기 접수된 국내 특허출원이 총 10.7만 건으로 전년 동기대비 4.1% 증가했다고 밝혔다. 

기술분야별로는 반도체(4,406건, ▲16.2%), 디지털통신정보전송(3,651건, ▲18.9%), 전기기계/에너지2차전지제조 전기기계/에너지2차전지제조(5,581건, ▲6.1%) 등 수출 주력산업 중심으로 증가했고, 전자상거래중개거래(4,689건, ▼6.1%), 운송전기차제어조정(2,889건, ▼7.8%), 유기정밀화학화장품제제(1,865건, ▼7.0%) 등의 분야는 감소했다.

우리기업이 전 세계적인 공급망 재편 과정을 위기가 아닌 기회로 인식해, 반도체·통신 등 첨단산업 분야를 중심으로 치밀한 특허 전략을 수립한 결과로 풀이된다.

<’23년 상반기 우리기업의 해외 특허출원 전년 동기대비 25.5% 증가>
우리기업이 미국, 중국 등 해외 주요국에 출원한 특허 건수(우선권증명서 발급기준)는 매년 꾸준히 증가해 2023년 상반기는 29,271건으로 전년 동기대비 25.5% 증가했다.
 

우리나라의 특허출원 대상국이 기존 미국, 중국 중심에서 인도, 베트남 등 제3국으로까지 확대되면서, 우리나라의 수출 대상국도 특허출원과 동일한 방향으로 변화되고 있음을 보여주는 것으로 분석된다.

특허청은 해외 시장에서 수출기업의 안정적인 활동을 적극 지원하기 위해, 해외 현지 상황에 맞는 다양한 지원 정책의 강화가 필요하다고 하였다.

출처: 대한민국 특허청 보도자료(2023-07-16)
 

• 미(美)·일(日) 진출 기업, 특허심사하이웨이(PPH)로 빠르면 3개월 내 특허 획득

특허청은 금년 8월 1일부터 미국·일본과의 협력 하에 특허심사하이웨이(PPH) 출원 시 각 심사단계에서의 처리기간을 평균 3개월로 설정하는 '특허심사하이웨이(PPH) 개선정책'을 시행한다고 밝혔다.

기존에는 특허심사하이웨이(PPH)로 우선심사하는 경우 최초 심사통지 발송을 4개월 이내로 관리했으나, 이 기간을 3개월 이내로 앞당겨 관리하기로 했다. 또한 출원인이 답변서를 제출한 뒤 다음 심사통지를 하는 기간도 3개월 이내로 관리하도록 규정을 정비했다. 앞으로 한·미·일에 특허심사하이웨이(PPH)를 신청한 출원인은 빠르면 우선심사결정 후 3개월 이내에 특허 등록도 가능해질 것으로 기대된다.

특허심사하이웨이(PPH) 출원의 심사 시기에 대한 예측성을 높이기 위해 선진 5개 특허청(IP5) 간 논의가 있어왔고, 지난해 미·일이 '특허심사하이웨이(PPH) 개선정책'을 시행하여 각 심사단계에서의 처리기간을 3개월 이내로 설정했다. 우리나라 특허청도 지난 6월 한·미 지식재산권분야 심화협력 업무협정(MOU)을 계기로 이 정책에 적극 참여하기로 결정했고, 상호주의에 따라 이와 동등한 서비스가 제공될 것이다. 

특허청은 이번 개선정책에 대하여 한국에 들어오는 외국 기업들에게 특허 등록까지 예상되는 기간을 정확하게 제공함으로써 신뢰를 주고, 미국과 일본에 출원하는 우리기업들에게 그대로 적용될 수 있을 것으로 보인다고 밝혔다.

출처: 대한민국 특허청 보도자료(2023-07-30)

C&S 소식

• 안성수 파트너 변리사, 미국 변호사 자격증 취득  

특허법인 C&S 안성수 파트너 변리사가 해외 파견을 통해 미국 일리노이 주 변호사 자격증을 취득한 후 업무에 복귀하였습니다. 안성수 변리사는 서울대학교에서 학부 졸업 후, 미국 서던캘리포니아대학교에서 법학을 전공하였습니다. 현재는 특허법인 C&S 에서 기계분야에 대한 탁월한 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 다양한 사건에서 국내외 기업 고객을 대리하고 있습니다.  

• 변리사 영입

특허법인 C&S는 전자 및 기계분야의 변리사를 영입하여 업무 역량을 더욱 강화하게 되었습니다. 앞으로도 유능한 인재를 적극적으로 영입하여 전문적인 서비스를 제공하는 데에 더욱 힘쓰겠습니다.